유럽공동체 상표제도(CTM)

[아프락사스]

유럽공동체상표제도(CTM) 

1. 개요

유럽공동체상표제도(Community Trade Mark: CTM)는 하나의 상표출원으로 유럽공동체(EU) 전역에 상표권을 발생케 하고, 그 상표권의 효력이 EU회원국 전체에 미치는 상표제도를 말한다. 1996년 4월 1일부터 시행된 CTM 상표 출원/등록은 스페인의 Alicante에 소재한 유럽상표청(OHIM)에서 관장하고 있으며, 최초 15개 회원국이였던 유럽연합(EU)은 현재 27개의 회원국으로 늘어났다. CTM 상표는 하나의 상표출원, 등록으로 EU 연합인 27개국 모두에 상표권 효력이 발생하게 되는 장점으로 인하여 유럽시장을 공략하려는 많은 기업들은 CTM 상표로 유럽지역의 상표등록을 진행하고 있다. 이하에서는 이러한 CTM 상표 제도에 대하여 구체적으로 살펴보도록 하겠다.

2. CTM제도의 장단점

CTM 제도의 장, 단점을 간단히 살펴보면 다음과 같다.

가. 장점

(1) 상표권자가 하나의 지역대리인(a single representative), 하나의 관청(a single administrative center), 하나의 언어(a single language of filing), 하나의 상표출원(a single application) 등 간편한 형식과 관리로 EU 회원국 전체에 효력을 가지는 상표권의 획득이 가능하다.

(2) 유럽공동체회원국 중 1개국의 상표사용으로도 상표권을 유효하게 존속시킬 수 있다

(3) 회원국 전부에 개별적으로 등록받을 경우와 비교하여 비용 절감 효과가 있다.(3~4개국의 등록비용과 비슷하고, CTM 출원은 기본출원료(EUR900)로 3개류까지 출원 가능)

(4) EU의 확대에 따라 새로운 회원국들에 있어서 상표권효력 범위가 확대된다.

(5) 유럽공동체상표는 유럽공동체 개별회원국내에서 선행권리로서 지위가 유지 된다.

(6) 영업과 함께 또는 분리하여 유럽공동체 전역에 대해서만 양도가능하며, 유럽공동체 전역 또는 일부에 대한 사용권 설정도 가능하다.

(7) 개별국 상표출원으로 전환 시 우선권주장이 그대로 인정된다.

(8) 기존 개별국 상표를 선순위권 주장을 통해 유럽공동체상표로 통합가능하다.

나. 단점

(1) CTM 제도의 가장 큰 단점은 all-or-nothing rule 이라는 것이다. 즉, EU회원국 중 1개국에서만 거절이유가 존재하더라도 그 등록을 받을 수 없다는 점에서 권리의 안정성이 낮은 단점이 있다.

(2) 각 EU회원국의 선 권리자에 의하여 이의신청이 가능하므로 다수의 이의신청이 제기될 가능성이 존재하고, 이 경우 이의신청 대응비용이 급증할 수 있다.

(3) CTM 상표등록출원이 거절되는 경우에는 거절이유가 존재하지 않는 각 회원국에 대한 개별 출원으로 변경할 수 있는데, 이 경우에는 결과적으로 더 많은 비용이 발생된다.

3. CTM 상표출원 절차

CTM 상표등록절차

CTM 출원 → 방식심사 → 실체심사 → 상표조사보고 →(거절이유 통지 및 대응) → 출원공고 → (이의신청 절차) → 등록결정 → (수수료 납부) → 등록

* 이의신청이 없을 경우, 등록시까지 소요기간은 18~24개월 정도이다.

유럽공동체상표청(OHIM)은 CTM 출원이 접수되면 그 사본을 회원국 특허청에 송부하고, 각국 특허청은 3개월 이내에 관련 선등록/출원상표에 대한 조사결과 보고서를 유럽공동체상표청에 송부한다. 유럽공동체상표청에서는 선행 CTM 상표를 대상으로 실시한 검색 결과 및 각국 특허청으로부터 접수된 상표조사보고서를 모아, 이를 출원인에게 송부한다. 출원인은 조사보고서 접수 후 1개월 동안 본인의 출원을 취하할 수 있다.

실체심사에서는 절대적 거절이유(식별력 존부 등)만을 심사하며 상대적 거절이유(즉, 선출원/등록 상표의 존재 여부)는 실체심사의 대상이 아니다. 절대적 거절이유가 없고 출원인의 취하가 없다면 당해 CTM 출원은 공고되는데, 제3자는 공고일부터 3개월간 이의신청을 할 수 있다. 이의신청이 제기되면 당해 출원은 그 당부를 가리기 위한 절차에 들어가게 되고, 이의신청이 없으면 당해 출원은 등록결정된다.

4. 이의신청 발생 시 진행 절차

유럽공동체상표청(OHIM)은 실체심사에서 선출원/선등록 상표와의 저촉여부를 심사하지 않는 반면, 유럽공동체상표청에서 실시한 선행 CTM 상표검색결과 및 각국 특허청으로부터 접수된 상표조사보고서를 기반으로 당해 CTM상표와 동일․유사한 상표의 선출원인/등록권자에게 당해 상표의 출원공고여부를 알려 이의신청의 기회를 준다. 이의신청은 등록 후 5년 동안 상표를 실제 사용하고 있는 선권리자만이 제기할 수 있으며, 상대방의 이의신청에 의해 당해 CTM 상표출원이 거절결정되면 유럽공동체상표청은 이를 공고한다. 상표이의부(Opposition Divisions)에 이의신청에 의한 거절결정에 불복 할 수 있으며 거절결정서를 받은 날로부터 2개월 내에 이의결정서와 함께 소장을 제출하여야 한다. 제기된 항소는 심판부에서 재심사를 통해 그 이의결정의 타당성이 판단되며, 만약 심판부에서도 종전의 이의결정을 유지한다는 결정이 내려진다면 CFI(Court of First Instance)에 항소할 수 있으며, 이는 심판부의 결정문을 받은 날로부터 2개월 안에 제기하여야 한다. 최종적인 단계로써, CFI의 결정에 항소하는 경우 유럽사법재판소(ECJ: European Court of Justice)에 항소를 제기할 수 있다.

5. 거절결정에 불복할 경우 절차

심사관의 절대적 거절이유 즉, 상표의 식별력 여부, 기술적/기만적 표장인지 등 등록요건 미충족으로 인한 거절이유를 극복하지 못하여 CTM 출원이 거절결정 되었다면, 출원인은 심사관의 거절결정에 불복심판을 제기할 수 있다. 다만, 출원인은 거절결정서를 받은 날로부터 2개월 안에 소장을 거절결정서와 함께 유럽공동체상표청(OHIM)에 제출하여야 한다. 제기된 항소는 심판부에서 재심사를 통해 그 거절결정의 타당성을 논하게 되며, 만약 심판부에서도 종전의 거절결정을 유지한다는 결정이 내려진다면 CFI(Court of First Instance)에 항소할 수 있으며, 이는 심판부의 결정문을 받은 날로부터 2개월 안에 제기하여야 한다. 최종적인 단계로써, CFI의 결정에 항소하는 경우 유럽사법재판소(ECJ: European Court of Justice)에 항소 할 수 있다.

6. 개별국 등록출원으로의 전환(Conversion)

유럽공동체상표의(OHIM) 출원인 또는 상표권자는 공동체상표등록출원이 거절/취하 되거나 취하된 것으로 간주되는 경우, 공동체상표가 효력을 상실한 경우에는 CTM상표등록출원 또는 CTM상표를 개별국내 상표등록출원으로 전환할 수 있다.

개별국 상표등록출원으로의 전환신청은 ① CTM상표등록출원이 자발적으로 취하된 경우 취하된 날, ② CTM상표에 대한 존속기간의 갱신등록을 하지 않아 상표권의 존속기간이 만료된 날, ③ CTM상표가 개별국법원의 판결에 의해 효력이 상실된 경우에는 당해 판결이 확정된 날로부터 3월이내에 유럽공동체상표청에 개별국 상표등록출원으로 전환하고자 하는 지정국을 지정하여 신청하여야 한다.

CTM상표출원 또는 CTM상표로부터 전환된 개별국 상표등록출원은 그 출원일 및 우선일 그리고 CTM상표출원이나 CTM상표에 선순위권이 신청된 경우 당해 회원국의 선순위권을 향유하게 된다.

7. 등록된 CTM 상표에 대한 무효심판

등록된 CTM 상표에 대하여 절대적/상대적 거절이유를 근거로 그 등록을 무효시킬 수 있다. 즉, 유럽공동체상표규정 §7조(절대적 거절이유)와 §8조(상대적 거절이유)에 반하여 등록되었을 경우 유럽공동체상표청(OHIM)에 무효심판을 제기 할 수 있고, 무효심판의 제척기간은 없다. 상표취소부(Cancellation devisions)에서 내린 결정에 불복하는 경우 이에 대한 항소를 유럽공동체상표청(OHIM)에 제기 할 수 있으며 결정서를 받은 날로부터 2개월 안에 결정서와 함께 소장을 제출하여야 한다. 제기된 항소는 심판부에서 재심사를 통해 그 등록무효결정의 타당성을 논하게 되며, 만약 심판부에서도 종전의 등록무효결정을 유지한다는 결정이 내려진다면 CFI(Court of First Instance)에 항소할 수 있으며, 이는 심판부의 결정문을 받은 날로부터 2개월 안에 제기하여야 한다. 최종적인 단계로써, CFI의 결정에 항소하는 경우 유럽사법재판소(ECJ: European Court of Justice)에 항소 할 수 있다.

8. 결론

CTM 출원은 순조롭게 등록으로 이어질 경우에 비용이 저렴하게 소요되며 하나의 권리로 EU 27개국에 상표권의 효력이 미친다는 장점이 있다. 그러나 CTM 상표가 출원되면 유럽상표청은 조사보고서에 언급되어 있는 선 권리자에게 관련된 상표가 출원되었음을 통보하고 이의를 제기할 수 있음을 고지하게 되는데 이 과정에서 27개 회원국의 선권리자로부터 적어도 하나 이상의 이의신청이 제기될 가능성이 존재하여 등록에 장애로 작용할 수 있는 문제점이 있다. 만약 이의신청이 제기될 경우 CTM 출원은 이의절차로 인하여 등록이 어려워 질 뿐만 아니라, 이의신청에서 승소하여 등록된다고 하여도 이의절차에 따른 추가 비용이 많이 발생하며 등록까지 많은 시간이 소요되어 개별국으로 출원하는 것 이상의 비용과 시간이 소요될 수 있다. 따라서 사업을 전개할 EU 회원국수와 비용, 등록가능성을 면밀히 검토한 후 CTM 출원 또는 개별국 출원을 결정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

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(1) OHIM: Office for the Harmonization in Internal Market

(2) 그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 룩셈부르크, 벨기에, 스웨덴, 스페인, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드

(3) 체코공화국, 에스토니아, 시프러스, 라트비아, 리투아니아, 헝가리, 말타, 폴란드, 슬로베니아, 슬로바키아

(4) EU의 공식언어 또한 기존의 11개 언어에서 9개 언어가 추가되어 20개 언어가 되어 출원인은 이 20개 언어 중 하나를 선택하여 공동체상표등록출원을 할 수 있게 되었다.

(5) 즉 27개 회원국 중 1개국에서의 사용만으로도 불사용취소심판이 제기되는 경우 유효하게 방어할 수 있다.

(6) 등록된 CTM 상표는 원칙적으로 신규 가입국에 그 효력이 무조건적으로 미치게 된다. 다만, 신규가입국의 경우 자국에 기 등록된 상표권이 CTM 에 대해 우월적인 위치를 가지게 되며, 이러한 우월적인 효력에 대해 이의를 제기할 수 있는 기간을 단기소멸로 규정하여 양 권리 간에 절충을 도모하고 있다.

(7) 전환신청 시, OHIM 관납료 EUR200 뿐만 아니라 개별국당 신규출원비용에 준하는 비용이 발생한다.

(8) 상표조사보고서는 마드리드 프로토콜을 통해 EU를 지정국으로 등록된 상표, CTM 등록상표, EU 회원국내 등록상표를 기준으로 검색을 실시한다.

(9) 이의신청 시 사용증거를 제출하여야 한다.

(10) 이에 대한 관납료(EUR800)도 상기 기한 내에 지불되어져야 한다.

(11) 이에 대한 관납료(EUR800)도 상기 기한 내에 지불되어져야 한다.

(12) 유럽공동체상표규정§108④

(13) 유럽공동체상표규정§108③

(14) 유럽공동체상표규정(CTMR)에서 등록상표의 취소절차(cancellation proceeding)란 취소심판, 무효심판 둘 다 를 포함하고 있는 개념이다.

(15) 관납료는 EUR700 이다.

(16) 다만 선행상표권자가 연속된 5년동안 타인의 등록상표의 사용을 묵인하였을 경우 상대적 거절이유로 무효심판을 제기할 수 없다. 또한, 무효심판에 따른 소요기간은 사안에 따라 다르기 때문에 대략적인 기간을 예측하기는 어렵다.

(17) 상기의 fee schedule 은 영국대리인에게 의뢰하여 진행할 경우이며, 영국대리인의 fee 는 지나치게 높은 것으로 악명이 높다. 다만, 이의신청이 되는 경우 사용언어(prosecution language)를 영어로 하는 것이 한국회사 및 대리인에게 유리하므로 fee 가 다소 높더라도 영국대리인을 사용하는 것이 편한 경우가 많다. cf)유럽상표청이 위치한 알칸테 소재의 스페인 대리인들이 터무니없이 낮은 비용을 제시하는 경우가 많으나 신뢰성에 의문이 있다.

(18) 상기의 중간단계비용은 상표조사보고서 송부에 따른 비용이며, CTM 가입국에서 조사된 선행상표의 양에 따라 비용은 증감할 수 있다. 또한, 중간사건 발생 시(거절이유안내 및 의견서 제출 등) 추가 비용이 발생한다.

(19) 많은 유럽기업들이 CTM을 이중적 보호, 즉 개별국에 상표등록을 함과 동시에 CTM 출원도 진행하여 개별국에서 상표권 관리소홀로 권리가 소멸되거나 혹은 상표권이 무효가 되는 경우에도 CTM 에 의해 보호를 받을 수 있도록 CTM 제도를 활용하고 있다.