＜대구변호사 법무법인우리하나로 성상희 변호사＞ 직무발명제도와 특허권의 귀속

[법무법인우리하나로]

직무발명제도와 특허권의 귀속

직무발명의 개념

직무발명이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하“종업원”)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하“사용자”)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호). 직무발명은 종업원이 완성한 것이기는 하지만 사용자가 제공하는 시설과 비용이 큰 동력이 되는 발명이다. 따라서 어느 한 쪽만의 이익으로 돌려서는 아니 되며, 양자 간의 이익을 조정하여 종업원의 발명의욕을 고취시키고, 사용자로 하여금 보다 적극적으로 투자를 하도록 유도하여 궁극적으로는 산업발전이라는 법 목적을 달성할 수 있도록 조율이 될 필요가 있다.

직무발명의 내용

직무발명은 ‘종업원 등이 직무에 관하여 한 발명’이다. ‘직무’란 종업원이 사용자의 업무 중 일부를 사용자의 요구와 지휘에 따라 수행하는 것을 말한다. 사용자의 업무와 무관한 분야에 관해서 종업원이 개별적으로 연구를 하여 완성한 발명은 직무발명이 아니다.

직무발명으로 인정되기 위해서는 종업원이 한 발명이 ‘성질상 사용자 등의 업무범위에 속할 것’이 요구된다. ‘업무범위’란 사용자 등이 수행하는 사업의 범위를 말하며, 주된 업무뿐만 아니라 부대업무도 포함한다.

직무발명과 특허권의 귀속

나라에 따라 직무발명의 경우 특허받을 권리를 발명자인 종업원이 가지는 경우와 발명의 여건을 제공한 사용자가 가지는 경우로 나누어진다. 우리라나는 직무발명의 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리는 일반원칙대로 발명을 완성한 종업원에게 있다.(특허법 제33조 1항) 사용자는 특허받을 권리를 가지는 것은 아니지만 발명자인 종업원이 특허를 받으면 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.(발명진흥법 제10조 1항) 그러나 중소기업법 제2조에 의한 중소기업이 아닌 기업, 즉 대기업의 경우 직무발명에 대하여 사용자가 특허권을 승계한다는 계약이나 근무규정을 갖추지 아니한 경우에는 그 종업원의 동의를 얻지 않고는 통상실시권을 가질 수 없다. 결국 대기업에 해당하는 경우에는 미리 직무발명에 대한 승계 약정이나 규정을 갖추지 않고 있으면 직무발명의 통상실시권도 가질 수 없는 것이다.

직무발명에서 발명자와 사용자의 법률관계

사용자는 근로계약서 등 종업원과의 약정이나 예약승계규정을 둔 근무규정이 있을 경우 직무발명에 대하여 특허받을 권리 혹은 특허권을 그 종업원으로부터 승계취득할 수 있다. 그리고 종업원이 특허권을 취득한 경우, 즉 특허권의 등록을 받은 경우 그에 대하여 전용실시권을 가질 수 있다. 전용실시권은 통상실시권과 달리 특허권을 독점적으로 사용할 수 있는 권리이다.

종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 한다. 이 통지를 받은 사용자는 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 알려야 한다.(발명진흥법 제12조, 제13조) 다만, 미리 사용자에게 특허받을 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자를 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자가 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.(제13조 제1항) 즉 사용자는 미리 약정이나 규정을 갖추고 있을 경우 종업원의 특허받을 권리를 승계할 수 있다. 승계한다는 것은 특허출원인 명의를 회사로 할 수 있다는 것이고 결국 특허권은 회사에 귀속된다. 사용자가 그 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다.

이렇게 종업원이 직무발명에 대하여 특허 받을 권리 또는 특허권을 계약이나 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하는 것이 원칙이며, 사용자가 발명진흥법 제15조의 규정에 따라 보상한 경우에는 정당한 보상으로 간주된다. 그러나 보상액이 그 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익과 발명에 사용자 및 타 종업원이 기여한 정도 등을 고려하지 아니한 경우에는 정당성이 부정된다.

승계취득이 될 경우에도 종업원은 특허출원에 있어서 발명자로서 게재될 권리를 갖는다. 발명자 게재권은 인격적 권리로서 일신전속적인 성질을 가진다. 또한 종업원은 사용자가 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 종업원이 직무발명에 대하여 비밀유지의무를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 경우에는 형사처벌의 대상이 되어 사용자가 고소를 할 수 있다.

기업의 입장에서는 임직원이 발명이나 고안을 할 수 있는 여건을 충분히 조성해 주고, 직무발명이 이루어질 경우 특허권의 승계를 할 수 있는 장치와 보상의 기준을 공정하게 마련하여 임직원들에게 안정성과 믿음을 갖고 기술개발과 지적재산권 확보에 매진할 수 있도록 해야 할 것이다.

변호사 /변리사 성상희 hanalaw03@hanmail.net

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