(3차과제)WTO TRIPs 협정과 한국상표법 비교_중국법무 정정철

[James.Jung]

너무 늦게 제출하여 죄송합니다.

2차과제와 같이 송부 드립니다.

<WTO TRIPs협정과 한국 상표법 비교 >

(3차과제)WTO TRIPs협정과 한국 상표법 비교.docx

Ⅰ.서론

1. 1949년에 제정, 시행된 한국의 상표법은 지적재산권 내의 산업재산권, 저작권과 함께 밀접하여 관련 법 준용의 경우가 많아 단독개정 이외의 타 법 개정에 영향을 받아 총 33번의 개정이 있었다. 일반적으로 지적재산권은 후대의 창작적 의지와 재창조의 발화를 위해 공익을 위해야 한다는 법철학적 의미를 가지고 있다. 다만, 상표법은 공공의 이익보다는 사업현실과 밀접하게 닿아 있고 세계적으로 자국의 이익을 지키는 추세에 따라 내용과 절차를 엄격히 규정하고 있다.

WTO TRIPs 협정 역시, 성립배경 자체가 경제 발전이 이루어진 나라들(흔히 말하는 ‘선진국’)이 지적재산권 침해에 대한 규제를 강화하고자 하는 의도에서 비롯된 것이기 때문에 이를 실행함에 따라서 각국의 지재권 제도의 상향 평준화에 영향을 미치고 있는 강력한 집행력 있는 협정이다.

2. TRIPs 협정과 한국 상표법을 비교하여 얻는 실익으로는 다음과 같다.

· 특허법 제26조는 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 경우에는 그 규정에 따른다고 하며, 상표법 제 5조는 특허법 제 26조를 준용하고 있다. 즉 상표와 관련해 조약과 상표법이 다른 경우에는 조약의 규정이 우선 적용되고 있다. 우리법이 규정하고 있지 않는 이익적 조항이 있다면 TRIPs의 규정 수준을 비교하여 이를 보완할 입법이 필요할 것이다.

예를 들어 TRIPs의 지리적 표시는 자국의 보호 원칙이므로 우리나라 지리적 표시가 국제적 보호를 받기 위해 지리적 표시보호체계를 수립하여야 하고, 이에 따라 2005년 상표법 개정을 통해 지리적 표시를 지적재산권으로 보호하고 세부 절차를 TRIPs 협정에 합치시켰다. 따라서 보호를 세계적 기준으로 맞추어 자국 이익을 위한다는 점이 가장 큰 실익이다.

‥

Ⅱ. TRIPs 협정, 협정에서 규정한 상표권

1. 협정의 내용을 간략히 정리하면 다음과 같다.

제1부 일반 규정과 기본원칙

제2부 보호기준

제3부 지재권 집행절차

제4부 지재권 획득, 유지 및 내부절차

제5부 분쟁예방 및 해결

제6부 경과조치

제7부 제도 관련규정: 최종규정

2. TRIPs 협정의 범위는 지적재산권 전반이므로 과제 주제인 상표법으로 한정하여 살펴보겠다.

(1) 파리 협약의 핵심내용을 준용한 제2조 1항

[참고] 상표관련 파리협약 준용 규정: 상표의 사용(협약 제5조C(1)(2)), 다른 기업에 의한 동일한 상표의 동시사용(제5조의 C), 갱신을 위한 수수료지불 유예기간(제5조의 2), 상표의 독립(제6조), 유명상표(제6조의 2), 국가기장·공공인장과 국제기구의 기장(제6조의 3), 상표의 양도(제6조의 4), 일방 동맹국에서 등록된 상표의 타방 동맹국내에서의 보호(제6조의 5), 서비스표(제6조의 6), 소유권자의 허가를 받지 않은 대리인 명의 등록(제6조의 7), 상표가 사용되는 상표의 성질(제7조), 단체표장(제7조의 2), 국제전시회에서 공개된 상표(제11조), 상호(제8조)

(2) 보호의 대상으로서 상표를 규정한 제15조 제1,2항

사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있는 표지 또는 표지의 결합은 상표를 구성할 수 있으며 표지가 선천적으로 관련 상품 또는 서비스를 식별할 수 없는 경우에는, 사용에 의하여 획득된 식별력에 의하여 등록하도록 할 수 있다.

(3) 상표출원 요건으로서의 사용에 관한 제15조 제3항

회원국은 사용을 등록요건으로 할 수 있으나, 상표의 실제 사용이 상표출원의 요건이 될 수는 없으며 출원일부터 3년의 기간이 만료되기 전에 의도된 사용이 없다는 이유만으로 출원이 거절될 수는 없다.

(4) 상표와 상품의 성질에 관한 제15조 제4항

상표가 사용될 상품 또는 서비스의 성질은 어떠한 경우에도 상표등록의 장애사유가 될 수 없다.(예: 핵무기 판매대행업)

(5) 상표공개 및 이의신청의 제15조 제5항

회원국은 각 상표가 등록되기 전 또는 등록된 직후 상표를 공개하고, 등록취소청구를 위한 합리적 기회를 제공하여야 하고 회원국은 상표등록에 관한 이의신청기회를 부여할 수 있다.

(6) 상표권의 내용을 규정한 제16조 제1항

등록상표의 권리자는, 권리자의 동의 없이 등록상표의 상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 혼동을 초래할 수 있는 경우에는 모든 제3자가 거래과정에서 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 것을 금지할 수 있는 배타적 권리를 보유하고, 동일한 상품 또는 서비스에 대하여 동일한 표지를 사용하는 경우에는 혼동가능성이 추정된다. 또한, 상표권은 현재의 선행하는 권리에 영향을 미치지 못하고, 회원국이 사용에 기초하여 권리를 획득할 수 있도록 할 수 있는 가능성에도 영향을 미치지 아니한다.

(7) 유명상표의 보호인 제16조 제2항, 제3항

유명상표 판단에 있어서 관련분야 일반인의 상표에 대한 인식을 고려하여야 하고(주지상표) 비유사 상품 및 서비스의 경우에도 상표권자와 관련성을 갖는 경우에는 보호한다. (저명상표)

(8) 보호의 예외 : 제17조

상표권자와 제3자 간의 정당한 이해관계를 고려하여 상표권의 효력을 제한하는 것이 가능하다.(예: 기술적 표장)

(9) 보호기간 : 제18조

상표의 최초등록 및 등록갱신은 최소 7년 이상이어야 하고 상표등록은 무한정 갱신이 가능하여야 한다.

(10) 사용의무 : 제19조

등록유지를 위하여 사용이 요구되는 경우에는, 권리자가 타당한 이유를 제시하지 않고 최소 3년간 연속하여 사용하지 않은 후에만 등록취소 가능하다.

상표권자의 통제에 따르는 경우, 등록유지 목적상 다른 자(예: 전용사용권자, 통상사용권자)의 상표사용은 상표사용으로 인정된다.

(11) 사용권 설정 및 상표의 양도 : 제21조

회원국은 사용권 설정 및 상표의 양도에 관한 요건을 결정할 수 있고 강제사용권은 인정되지 않는다. 등록상표의 권리자는 상표가 속하는 영업의 이전과 함께 또는 별도로 상표를 양도할 수 있는 권리를 보유한다.

(12) 지리적 표시 관련 주요내용인 제22조 ～ 제24조

지리적 표시의 정의 - 지리적 표시란 상품의 품질, 명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 지리적 근원에서 비롯되는 경우, 회원국의 영토 또는 회원국의 지역 또는 지방을 원산지로 하는 상품임을 명시하는 표시를 말한다. 예컨대, 보르도(와인), 꼬냑(증류주), 에삐앙(생수), 까망베르(치즈), 하바나(담배) 등 : 제22조 제1항

지리적 표시의 일반적 보호 - 오인․혼동을 야기하거나 야기할 우려가 있는 지리적 표시의 사용 및 상표등록을 규제 : 제22조 제2항 및 제3항

와인/ 증류주의 추가적 보호(additional protection) - 와인/ 증류주는 오인․혼동을 야기하지 않더라도 권한 없는 자에 의한 사용 및 상표등록을 규제, 지리적 표시 보호에 관한 규정은 재개정을 위한 검토가능성을 열어놓고 있음(built-in-agenda: 후속협상과제), 추가적 지리적 표시보호대상 품목의 확대 및 다자등록처 설치문제가 논의(상표관련 DDA27) 협상 의제) : 제23조

Ⅲ. 비교

1. 같은 점

- TRIPs 제15조 2항 : 파리협약의 규정을 위반하지 않는 한 회원국이 다른 등록거절 사유를 정할 수 있다는 취지의 규정이다.

우리 상표법은 제23조 1항에서 상표등록 거절결정 사유를 열거하고 있는데, 동 사유 중 파리협약에 위반되는 사항은 없다.

- TRIPs 제15조 5항 : 상표에 관한 공고 및 등록취소제도의 의무화 및 이의신청 기회 부여에 관한 규정으로,

우리 상표법 제24조는 출원공고에 관하여 규정하고 있으며, 제25조 및 제71조 등에서 각각 이의신청제도와 무효심판제도를 규정하여 이에 합치되어 있다.

- TRIPs 제19조 2항 : 상표권자의 통제에 따르는 경우 타인에 의한 상표의 사용은 등록유지 목적상 상표의 사용으로 인정된다.고 규정하고 있으며

우리 상표법 제73조 1항 제3호에서는 ‘사용권자’만의 사용도 ‘상표권자’ 의 사용으로 인정되어 불사용취소심판의 대상이 되지 않도록 규정하고 있다.

- TRIPs 제62조 3항 : 파리협약(1967) 제4조는 서비스표에 준용된다.고 규정하였으며 우리 상표법에는 제2조제3항은 서비스표에 대하여 특별히 달리 규정하지 않는 한 상표에 관한 규정을 적용하도록 하고 있는데,

우리 상표법은 파리협약 규정을 적용하여 6개월의 우선권 기간을 부여하도록 규정하고 있으며, 이 내용은 서비스표에도 같이 적용된다.

- TRIPs 제70조 2항 : 이 협정에 달리 규정된 경우를 제외하고, 이 협정은 관련 회원국에 이 협정 적용일에 이미 존재하여 그 회원국내에서 그 날짜에 이미 보호되고 있거나, 이 협정의 규정에 따른 보호기준을 충족하거나 결과적으로 충족시키게 되는 모든 대상물에 대하여 의무를 발생시킨다.는 조항이다.

협정 적용에 의해 새로 보호대상이 되는 것으로 우리의 경우는 색채상표를 예로 들 수 있다. 협정 적용시점 이전에 우리 상표법에는 색채상표제도가 없었으므로 보호가 되지 않았으나, 협정 적용에 따라 색채상표제도가 도입되고 이에 따라 출원이 있게 될 경우 TRIPS 협정을 적용해야 한다는 것이다.

2. 다른 점

- TRIPs 제15조 1항 : 우리 상표법은 제2조 제1항 제1호 및 제2호 2에서 상표 및 서비스표에 관하여 정의를 내리고 있지만 TRIPS 협정과는 다르게 상표의 정의 속에 서비스표를 포함시키지는 않고 있다. 그러나 상표법 제2조제3항에서 서비스표에 관하여는 상표에 관한 규정을 적용하도록 규정하여 서비스표를 상표와 동일하게 보호함으로써 TRIPS 협정을 준수하고 있다. 또한, 본 항에서 사용에 의한 식별력에 관하여는 “등록요건으로 할 수 있다”(임의규정 형태)고 규정하고 있으나, 우리 상표법은 제6조 제2항 2에서 사용에 의한 식별력을 인정하고 있다.

표지의 시각적 인식가능성과 관련하여서는 우리 상표법에 명시적인 규정은 없으나, 상표법 제2조제1항의 정의상 소리상표나 향기상표가 인정되지 않고 있으므로, 상표의 정의에 표지의 시각적 인식가능성이 포함되어 있다고 해석할 수 있다.

- TRIPs 제18조 : 상표의 최초 등록과 각 갱신등록기간은 최소 7년으로 한다. 상표의 등록은 무한정 갱신 가능하다.고 하였으며

우리 상표법 제42조에서는 상표권의 존속기간을 10년으로 규정하고, 10년간씩 갱신할 수 있도록 규정하고 있다.

- TRIPs 제21조 : 회원국은 상표의 사용권 설정과 양도에 관한 요건을 결정할 수 있다. 상표의 강제사용권은 허용되지 아니하며, 등록상표의 권리자는 그 상표가 속하는 영업의 이전과 함께 또는 영업의 이전 없이 그 상표를 양도할 수 있는 권리를 갖는 것으로 이해된다.고 규정하였다.

우리 상표법 제54조, 제55조, 제56조, 제57조 및 제58조 등 에서 상표사용권 설정 및 상표의 양도 요건에 관하여 정하고 있다.

본 항에서 규정한 바와 같이 우리 상표법상 강제사용권 제도는 존재하지 않는다. 또한, 1990년도 이전의 상표법에서는 상표권 양도는 반드시 영업 이전과 함께 하도록 하였으나, 법률 개정에 의하여 상표권 양도와 영업 이전이 함께 이루어 질 필요는 없도록 하였다.

- TRIPs 제22조 5항 : 아래의 시기에 상표가 선의로 출원 또는 등록되었거나 또는 선의의 사용에 의해 상표권이 취득된 경우, (a) 제6부에서 정의된 회원국내에서의 이 규정의 적용일 이전 또는 (b) 원산지국에서 지리적 표시가 보호되기 이전, 이 절을 시행하기 위하여 채택되는 조치는 이러한 상표가 지리적 표시와 동일 또는 유사하다는 근거로 상표등록의 적격성이나 유효성 또는 상표의 사용권을 저해하지 아니한다.고 규정하였는데

우리 상표법에는 지리적 표시로 구성된 상표는 상표법 제6조에 의해 등록될 수 없고, 등록되었다 하더라도 등록무효가 되기 때문에 상표권이 등록될 가능성이 적어 원천적으로 제5항의 경우가 발생하기 어려운 것으로 해석된다.

- TRIPs 제22조 7항 : 회원국은 상표의 사용 또는 등록과 관련, 이 절에 따라 행하여진 요청은 보호받는 표시가 부정적으로 사용된 것이 회원국 내에 일반적으로 알려진 날로부터 5년 이내에 또는 동 상표가 회원국내 상표등록일까지 공표되고 동 등록일이 그 회원국내에서 부정적 사용이 일반적으로 알려진 날보다 빠를 경우 등록일 이후 5년 이내에 제출되도록 규정할 수 있다. 단, 이 경우 지리적 표시는 악의로 사용되거나 등록되어서는 아니 된다.고 규정하였다.

여기에 우리 상표법 제76조는 제척기간을 5년으로 규정하고 있으나, 이 기간은 사익(私益)에 관한 규정에만 적용되는 것이므로, 지리적 표시로 구성된 상표에 대한 제척기간은 제한이 없는 것으로 해석된다. 따라서 우리 제도는 TRIPS 협정 내용을 상회하는 제도라고 볼 수 있다.

각 조항의 차이를 비교하여 이(異),동(同)을 나누어 보았는데, 기준에서 같다와 다르다를 판단하기 어려운 조항들이 많았다. 다르다고 분류해 놓은 조항도 TRIPs의 기본원칙인 최소보호수준에 합치하기 때문이다.

Ⅳ. 관련 문제 제기

서구 열강들의 주도로 이루어진 TRIPs 협정, 이제는 FTA를 통해 TRIPs 보다 높은 수준의 제한을 적용하고 있다. (일례로, 미국은 FTA를 체결하면서 TRIPs의 강화된 형태인 ‘TRIPS 플러스’를 지속적으로 협상 테이블에 올려놓고 있다. 저작재산권의 보호기간을 사후 70년으로 연장하여 시행할 예정이며, 한-EU FTA에 이은 한-미 FTA에서의 지리적 표시제의 보호수준 상향이 대표적이다.)

이러한 방향이 우리나라에 미칠 영향이 무엇인가를 생각해야 하고 이에 대한 대응책을 강구해야 함을 시사한다.

나아가 지적재산권자의 보호를 내세워 자국의 이익을 보호하려는 이기(利己)가 전 세계적으로 서구열강의 횡포가 아니기 위해서 TRIPs 이후의 새로운 지적재산권에 관한 국제규범은 어떠한 조항들이 추가 되어야 할 것인지를 논의해 보아야 할 시점이라고 생각한다.

■ 참고문헌

한,중 FTA체결을 위한 양국의 특허 및 상표법의 비교 (윤선희)

지적재산권법 (송영식,이상정 공저)

국가법령정보센터 (http://www.law.go.kr/)

특허청, WTO TRIPs 협정, 2004

개정 상표법상 지리적 표시 보호제도에 관한 연구, 2005 (박종태)