해외지재권보호정보/미 특허청의 특허심판부(PTAB) 심판 통계/- 통계와 일반 견해의 불화 이해 -

[일출산]

제목	[로스앤젤레스 무역관] 미 특허청의 특허심판부(PTAB) 심판 통계
작성일	2015-09-01	작성자	JeffreyKim(713531@kotra.or.kr)
--> --> 미 특허청의 특허심판부(PTAB) 심판 통계 - 통계와 일반 견해의 불화 이해 -  ㅇ “특허 심판”이라고도 불리는 미 특허청의 새로운 AIA 특허 재심사 제도들은 재심사를 집행하는 특허심판부(Patent Trial and Appeal Board - PTAB)의 “특허 암살단”이라고 묘사될 정도로 특허권자들에게는 지나치게 불리하다는 것이 일반적인 견해임.   - 하지만 PTAB의 통계에 의하면 실제로 무효화 주장의 대상이된 청구항 중 25%만이 PTAB 으로부터 무효판결을 받았고 그 무효판결을 받은 청구항은 최소 한번이라도 무효주장 대상이된 모든 특허 중 11%에 불과하여 일반적인 견해와는 전혀 상반되는 수치를 보여주고 있음.   - PTAB 통계를 따르면 특허권자들은 일반 해설자들이 주의하는 만큼 특허 재심사를 두려워할 필요는 없음.  ㅇ 발표된 통계수치와 대중의 인식간의 차이를 이해하기 위해서는 정확한 데이터 분석이 필요함.   - 다행히 PTAB 웹사이트에서 AIA 재심사 제도가 도입된2012년 9월부터 접수된 특허 재심사 청원서 누적 통계를 제공하고 있음.   - PTAB 은 양사간의 합의로 종결, 특허권자의 직접 패소 판결 요청으로 종결, 또는 PTAB의 최종 서면 심결에 의해 종결된 최종 판결을 받은 재심사 건만 데이터에 포함됨.   - 2014년 9월부터 2015년 4월까지, 총 3번 PTAB 데이터가 제공되었는데 여러개의 막대 그래프를 한개의 그래프로 압축시킨 데이터였음.   - 2015년 4월부터, PTAB 은 월별 데이터에 다양한 그래픽과 설명을 추가해 더욱 유익한 정보를 제공하기 시작.   - 이 그래프들을 통해 PTAB심판의 현황을 쉽게 파악할 수 있음. [2012년 9월부터 접수된 AIA 재심사 제도별 누적 통계]  ㅇ 특허권은 각 청구항별로 집행 되는 것과 마찬가지로 특허 무효화 심판도 청구항별로 이루어짐.   - 지금까지 접수된 특허 재심사 신청은 압도적으로 당사자계 무효심판 제도(Inter Partes Reviews - IPR)가 많았고 나머지 재심사 신청의 대부분은 특정 영업방법 특허 재심사 제도(Covered Business Method Review – CBM) 요청이었음.   - 2015년1월까지 PTAB은 위의 두 제도를 통합한 데이터만 발표했지만 최근 발표된 데이터를 보면 통계적으로 두 제도를 통한 결과 비율은 매우 유사하다는 것을 볼 수 있음. [회계연도별 접수된AIA 재심사 청원 횟수]  ㅇ IPR 과 CBM 제도 모두 신청인(특허를 무효화 시키려는 쪽)은 반드시 무효화 시키려는 구체적인 청구항들을 기제하고 각 청구항에 대한 합리적인 무효 주장이 요구 됨.   - IPR 이나 CBM 재심사 신청은 무효 대상 특허 청구항 20개 까지는 기본 관납료에 포함되지만 20개항 초과 시 추가되는 항 마다 $200 달러의 추가 비용이 발생 함.   - 만약 재심사 신청이 받아들여지고 재판이 진행되면, PTAB 은 재판이 시작된 청구항이 15개를 넘을 경우 초과된 청구항 당 $400달러의 추가 비용을 별도로 요구함.   - 신청인들은 특허청의 비용구조, 각 청구항마다 별도로 준비해야 하는 변론 비용 그리고 청원서의 쪽수 제한 등 여러 사항들을 고려한 뒤 어떤 청구항을 대상으로 무효주장을 제기할지 선택하고 있음.   - 예를 들어 침해소송에서 문제 된 청구항만 재심사 신청하는 경우도 있고, 핵심적인 청구항만 공략해서 재심사를 요청하여 해당 특허를 무력화 시키는 전략을 볼 수 있음.  ㅇ PTO 의 통계에 따르면, 2015년 7월까지 AIA 재심사 제도 청원을 받은 특허들의 청구항 47%가 공격 대상이 됨.   - 이 수치는 45%의 청구항이 공격 대상이었던 2014년9월 수치와 큰 변동이 없음.   - 하지만 2015년 7월 AIA 재심사 제도별 수치를 보면 CBM 제도를 통한 재심사에서는 58%의 특허 청구항이 무효주장 대상이 됨.     - CBM으로 더 많은 청구항들이 공격을 받는 이유로는 CBM 청원서의 쪽수 제한이 비교적 높기 때문 일 수도 있고 (CBM 은 80장, IPR은 60장으로 청원서 장수를 제한하고 있음) 특허대상 (미 특허법 §101) 규정에 의거한 무효화 주장이 CBM 제도에서는 가능하기 때문 일수도 있음.   - §101 규정에 의거해 독립 청구항 무효화를 주장할 경우 그의 종속 청구항까지 무효하다고 주장하기가 쉬워짐.  ㅇ 지금까지 무효주장 대상이 된 청구항들에 대한 데이터에 의하면, 무효화 대상이 된 특허들은 평균적으로 절반 이상의 청구항을 보유한 채로 살아남았는데, 이것은 살아남은 청구항들이 유효하다는 판결을 받아서라기 보다는 일반적으로 해당 특허의 청구항 일부에 대해서만 재심사를 요청하기 때문임.   - 재심사 청원이 아예 기각되어 재심사를 받지 않은 청구항은 PTAB 통계에 반영되지 않음.   - 따라서, 보고된 데이터는 적어도 한개 이상의 청구항이 무효주장 대상이 되어 재심사가 진행된 경우만 반영함.   - IPR관련 법령에 의하면 신청인이 최소한 1개의 청구항을 무효시킬 수 있는 합리적인 가능성이 있을때만 재심사를 진행 할 수 있음.   - 만약 청원서가 기준에 미치지 못하면 재심사는 시작되지 않고 신청은 바로 기각됨.   - 기각된 청구항들은 PTAB의 통계에 포함되지 않기 때문에 실제로 재심사 청원을 받아서 무효화 공격 대상이 되었지만 살아남은 전체 청구항 수치는 PTAB 통계에서 나타난 수치 보다는 더 높을 것임.   - 따라서 실제 현황은 PTAB 통계가 나타내는 것 보다는 특허권자들에게 더 유리할 수 있음.   - 많은 경우 한 개 특허를 대상으로 여러 무효화 신청이 접수되어 하나의 심판으로 통합되기 때문에 정확하게 이런 효과를 산출 하는 것은 어려움.   - PTAB 데이터는 여러 재심사 신청이 통합되어 하나의 재판으로 진행되는 경우와 조건 미달로 재심사 신청이 아예 기각되는 경우를 따로 구분하지 않음.     - 그럼에도 불구하고, 회계 연도 2013년, 2014년 그리고 2015년 첫 10개월을 비교했을 때 기각된 신청수가 증가한 것을 볼 수 있음.   - 2013년에는 14%였던 수치가 2015년에는 32%까지 증가했는데 이는 특허권자들에게 반가운 소식임.  ㅇ 하지만 재판이 시작된 청구항들에 대한 통계는 더 복잡함.   - 작년 9월자로 미 특허청은 재심사 청원을 받은 청구항 중 66%가 재심사를 시작했다고 보도함.   - 올해 7월까지 그 수치는 63%로 소폭 하락했지만 CBM제도를 통한 재심사율은 평균보다 조금 높은 65%임.  ㅇ 재심사가 시작됐지만 아직 최종 판결을 받지 않은 청구항들은 PTAB 데이터에서 제외된 것으로 보임.   - 일반적으로 특허 재심사는 청원서가 접수되고 최종 서면 심결까지 18개월 정도 걸리기 때문에 근래 심판추세가 PTAB 의 누적평균에 반영되기까지는 시간이 걸릴 수 있음. [종결된IPR 재심사 청원 건별 결과 통계] [종결된CBM 재심사 청원 건별 결과 통계]  ㅇ 특허권자들에게 가장 유리한 시선으로 상황을 봤을 때, AIA 재심사 제도들을 통해 무효화 신청을 받은 특허 청구항 중 31%만 재판으로 진행됨.     - 바로 기각돼서 PTAB 데이터에 통계되지 않는 재심사 청원이 증가하고 있는 것에 비추어보면 재심사 제도를 통해 무효화 공격을 받아서 재판까지 가는 청구항은 31% 보다 더 적을 수 있음.   - 또한 IPR 이나 CBM을 통해 무효화 공격을 받았지만 PTAB에서 재판 진행을 거절해서 종결된 경우 공격받은 청구항들은 심판 전보다 더 강해졌다고 볼 수 있음.   - (단, PTAB에서 재판 진행 여부를 결정하기 전에 양쪽의 합의하에 분쟁이 종결된 청구항들은 제외).  ㅇ 재심사 청원을 통해 무효화 공격을 받은 청구항에 대해 PTAB 이 재판을 진행하기로 결정할 경우 해당 청구항은 무효화 될 위험이 높아짐.   - 재심사 재판을 받는 청구항은 (1) 유효하다는 최종 서면 심결, (2) 무효하다는 최종 서면 심결, (3) 특허권자에 의한 청구항 취소 혹은 권리 포기, 또는 (4) 최종 심결을 받지 않아 여전히 “특허 가능함” 이라는 결과를 얻을 수 있음. [완료된IPR 청원 청구항별 통계] [완료된CBM 청원 청구항별 통계]  ㅇ 마지막 카테고리인 “특허가능”(Claims Remaining Patentable)은 가장 논란이 많고 이해하기 어려운데, 특허가능은 PTAB의 최종 판결이 있기 전에 당사자들끼리 합의로 절차를 종결할 때 나오는 결과임.     - PTAB 에 의하면, 2015년 7월까지, 재판이 시작된 IPR중 45%가 합의로 종료됨.   - 일반적인 경우는 특허권자가 먼저 특허 침해 소송을 제기하고 상대방은 침해 방어 전략으로 특허를 무효화시키기 위해 PTAB에 특허 재심사를 요청한다고 가정할 때, PTAB 재심사 단계에서의 일반적인 합의 형태는 특허권자가 재심사 신청인을 상대로 진행 중이던 침해 소송을 포기하는 대신 특허가 무효화 될 수도 있는 재심사도 중단해서 특허 소유권을 유지하는 것임.   - 이렇게 합의가 된 청구항들은 무효할 가능성이 있었기 때문에 PTAB에서 재판을 시작했다는 사실이 공공기록에 남아 약점이 되긴 하지만 아예 무효하다는 PTAB 최종 심판은 피할 수 있음.  ㅇ 특허권자가 직접 청구항을 취소하거나 권리를 포기하는 경우는 보통 재심사 재판 대응비용 부담 때문일 가능성이 높음.   - 특허권자들은 청구항 취소나 권리 포기로인한 피해를 입더라도 IPR 이나 CBM 을 통해 비용도 낭비하고 특허를 잃는 것 보다 취소를 택함.    ㅇ 가장 중요한 두 가지 카테고리는 무효 판결과 유효 판결임.   - 재판까지 가는 청구항 중 42%가 무효, 9%가 유효 판결을 받음.   - 재심사 요청으로 무효 위협을 받은 전체 청구항 중 무효판결을 받은 청구항은 26%되고 유효판결을 받은 청구항은 6%정도 됨.   - 이는 AIA 재심사 제도를 통한 무효화 대상이 된 특허들에 수록된 전체 청구항으로 따지면 아주 작은 수치임.   - 하지만 분명한 것은, 재심사를 끝까지 대응하기로 결정한 특허권자들은 재심사 과정에서 많은 손해를 입는다는 것을 미 특허청 통계에서 볼 수 있음.   - 미 특허청 통계 자료에 의하면 최종 서면 심결을 받은 447개의 IPR 재판중 2/3(295개)의 재판에서 재심사된 모든 청구항이 무효판결을 받은 반면 재판에서 재심사된 모든 청구항이 유효판결을 받은 경우는 단 16%에 불과 함.   - CBM 의 수치는 신청인에게 더욱 유리하게 수치가 편향됐는데 최종 서면 심결을 받은 재판에서 모든 청구항이 무효화된 경우는 79%, 모든 청구항이 유효하다는 판결을 받은 경우는 단 4%였음.   - 각 청구항별로 분리해서 보면, 단 2%의 청구항만 CBM 에서 유효판결을 받음.  ㅇ 물론 데이터가 모든 질문을 답하지는 않음.   - 예를 들어, 모든 청구항이 무효주장 대상이 된 특허는 몇 개나 되며 그 중 특허 전체가 무효화된 수치에 대한 데이터는 없음.  ㅇ 실제 통계 수치와 대중의 인식간의 차이를 좁힐수 있는 방법은 명확함.   - 모든 것을 감안할 때, 최종 서면 심결까지 진행 될 경우 판결은 대체로 특허권자에게 분리하고, IPR보다 CBM 에서 더욱 두드러짐.   - 가장 가치있는 청구항들이 무효화 주장의 대상이 될 가능성이 높고 비록 이 청구항들은 AIA 재심사 제도를 거치는 전체 특허 청구항들 중 소수겠지만 정작 남은 청구항들은 특허권자에게 그리 가치가 높지 않은 청구항일 가능성이 있음.   - 재심사 신청이 재판으로 진행될 경우 PTAB에서는 이미 1차적으로 무효화 가능성이 있다고 판단된 것인 만큼 통계적으로도 청구항이 취소될 가능성이 높기 때문에 특허권자라면 빠른 합의를 통해 청구항 취소와 불필요한 비용 소비를 피하는 것이 통계적으로는 좋은 전략일 수 있음. [IPR 재심사에서 합의 건수] [CBM 재심사에서 합의 건수] *모든 통계 자료는 2015년 7월 31일까지 수집된 미 특허청 데이터 임. 자료원: 미 특허청 자료원: PatentlyO Dennis Crouch; “Guest Post on Conflicting Claims: The Raw Statistics of PTAB Trials”; 2015-08-19; http://patentlyo.com/patent/2015/08/conflicting-statistics-trials.html 미 특허청 통계 USPTO; “Patent Trial and Appeal Board Statistics”; 2015-07-31; http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015-07-31%20PTAB.PDF