참조자료 IP 소송 - Discovery Rule 을 중심으로 - 이창훈 변리사

[도미니크]

"IP & Software"라는 주제로 이창훈(변리사/미국변호사)님의 1시간 반의 강연을 참석할 기회가 있었다.  짧은 시간의 강연을 모두 기록할 수 없었지만, 주요 메시지만을 간략히 정리한다.  특히 미국 특허소송의 유의사항인 "Discovery Rule" 을 중심으로 요약하였다.  

디스커버리 룰이란 특허소송이 시작되면 "진실을 파악"하기 위하여 법원과 당사자/대리인간의 혹은 원고와 피고 사이에 증적을 요구하는 절차이다.  만약이 당사자나 대리인이 사실을 숨기거나, 외곡할 경우는 침해대가(remedy)의 3배이상의 패널티 혹은 법정대리인의 경우는 라이센스(변호사)가 무효되는 위험을 감내하여야 한다.  이러한 정책 때문에 불리할 줄 알면서도 패소당할 수 있는 결정적 증거를 법정에 제출할 수 밖에 없는 상황이 연출된다고 한다.  내가 주장하는 인터넷 "업"의 세계가 현실로 벌어지는 것 같다는 생각을 해 보았다. 

특허의 필요성에 대하여 "물총"과 "권총"의 비유가 많이 기억에 남는다.  권총을 가진 자에게 물총 가진 자가 협상을 요청해도 먹히지 않는다는 이야기~

 

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* 특허전쟁 사례: 

. 가민(Garmin) vs Tomtom: 

  - Tele Atlas라는 업체의 인수경쟁에 우위를 차지하기 위하여 가민이 소송을 제기

. 삼성 vs. LG 간의 OLED 유출관련하여 삼성이 LG에 특허전쟁
  - 국내 보다도 미국 시장에서의 우위 점위를 위하여 진행 중.  정부에서 중재 노력중이라고 함. 
  - 특허소송에 의미있는 특허는 대개 1% 미만임.

* 해외 특허 확보의 필요성:

  - 공격용과 방어용
  - 분쟁종료 용이성: 물총과 권총 가진자 사이에는 조기 종료가 안됨.
  - 미국특허:국내특허 = 100:1 의 환율 가치
  - 국내의 경우 삼성의 경우 20~30%만 승소, 국내의 경우 손해액이 평균 5억 정도.
  - 미국특허의 경우 20억 정도가 의사결정의 분기점.

. 미국 500대 기업의 유형자산:무형자산 비율 = 20:80 in 2002년

. 해외 IP 전략
 Q1: 어느 나라가 시장인가?  5년 안에 될 시장
 Q2: 경쟁자는 제품을 어느 시장에 팔고 있는가?
 Q3: 어느 나라에서 소송하는 것이 효과적?    미국, 독일?
 Q4: Emerging Market?
 Q5: 제품의 라이프 사이클?
 Q6: 특허출원 예산?

. 애플의 커버플로우 소송: 담당판사 Leonard Davis, Eastern District of Texas
  - Mirror worlds(Freeman) 와 애플의 소송
     선택 툴을 마우스로 한정하여, 손가락으로 하는 부분의 특허를 피해감.
  - 스티브잡스가 직원에게 만들도록 지시한 메모를 보냄: audit trail 이슈
  - Texas 판사들이 엔지니어출신이 높음. 개인 권리에 대한 인식이 강함.
  - Willful Infringement: 3배까지 징벌적 배상 가능
  - 미국은 기본적으로 나쁜원인이 없다면 각자 소송비를 부담함.

. 안드로이드 관련 특허 소송 및 라이선스 사례: 마이크로소프트는 라이센스 매출
  - 551 특허: 텍스트를 쳐서 원하는 부분을 Select 하는 기능. 마우스가 필요조건이 아님.  손 터치도 포함함. 
  - 모래시계
  - 텍스트 먼저, 이미지는 천천히 표시하는 특허

. 449 Patent: XML Markup Language의 특허: 290 Million 배상판결
. Worlds.com과 NCSOFT - 가상환경
  - Player 근처에 있는 플레이어만 보여주는 기능.
  - 양사 합의. 화해조건은 비공개
  - (참조) 아마존의 1클릭 결제 특허 소송 to 반즈앤노블은 무효 결정됨. 

. 이모티콘 특허소송: 1클릭 이모티콘 디스플레이 특허

. 부분디자인제도
  - 부분 디자인을 등록하면 타 부분이 바뀌어도 디자인 침해 여부를 주장하는 전략.  부분디자인은 

    등록된 부분은 실선, 나머지 변경되어도 되는 부분은 점선으로 표현하여 특허의 저촉 가능성을 높임.
  - OHIM: 유럽의 디자인 등록

* IP Compliance

  . Discovery(사실정보 교환절차)의 룰
     ex) Kolon, 듀봉의 아라미드 섬유관련 소송.  듀봉직원이 코오롱에 컨설팅
           계약한 사항을 Pre-bargaining하여 증적을 만듦.  재판전 당사자간 정보
           교환 절차.
     - Written Discovery(서면을 통한 정보 교환)
        . Interrogatories(질문서 30일 이내 답변)
        . Request for Admissions.
        . Request for Document Production(서류제출요구)
     - Deposition(증인심문)

  . 문서보존 및 전자 디스커버리
    1) Identification: 문서 보관 위치, 무엇을 가지고 있는지
    2) Preservation: 세무 5-7년, 감사 5-7년 사규에 의한 보관기간
        - Litigation hold(법원의 보존 명령)
        - 공개안해도 되는 문서: 변호인과의 통신, 변호인의 작성문서, 극비정보,기업
          기밀, 보호명령
    3) Collection: 어디에 저장
        ex) 삼성의 E-mail auto deletion software: 룰을 어기면 패소
        ex) Oracle vs. Google: Rubin 부사장이 보낸 이메일 발각되어 고생
        ex) Qualcomm vs. Broadcom: Qualcomm의 표준단체에 대한 이메일
              교환사실이 거짓임을 확인하여, Qualcomm사내변호사와 외부변호사
              자격박탁에 이를 정도로 이름. -> 나쁜 말은 글로 남기지 않는다.

* IP in Contract
  - 제품구매계약서/공급계약서(특허보증)
     . 특허권 소유권등의 권원 있음을 보증
     . 제3자 특허권에 대한 비침해 보증, 침해소송의 방어책임 및 면책
     ex) Indemnify(배상)
           defend(방어)
           hold harmless (가장 강함)
  - 라이선스 계약서
  - 공동연구 계약서

* 자사의 계약시 IP 유의 사항

  - 민감한 사항은 Discovery Rule 에 종속되지 않도록 증적을 남기지 않는 보안의식
  - 공급 계약서에 특허 소유권 보증, 제3자 특허권에 대한 비침해 보증 확인 필수 첨가