해외지재권보호정보/[로스앤젤레스 무역관] 특허괴물 경고장 성향 파악과 대응

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제목	[로스앤젤레스 무역관] 특허괴물 경고장 성향 파악과 대응
작성일	2014-11-26	작성자	JeffreyKim(713531@kotra.or.kr)
특허괴물 경고장 성향 파악과 대응             ○ NPE(특허 괴물)들의 주 무기는 특허 침해 경고장이라고 봐도 과언이 아님.  ○ NPE들은 흔히 서류상으로만 존재하는 회사, 일명 ‘페이퍼 컴퍼니,’를 통해서 실질적인 특허 침해 근거도 거의 없이 몇 천 불에서 몇 만 불의 라이선스료를 지불하지 않으면 특허 침해 소송을 재기하겠다는 형태로 수 십 통에서 많게는 수 천 통의 협박성 경고장을 무차별적으로 중소기업들에게  보내기도 함.  ○ 어느 중소기업이 정식 매장에서 Wi-Fi router를 구비해서 영업하는데 사용하던 중 갑자기 어느 날 갑자기 “당신들이 사용하고 있는 제품은 우리 특허를 침해하는 제품이니 5,000달러의 라이선스료를 지불 해야 한다”라는 내용의 특허 침해 경고장을 받으면 정말 황당 할 수도 있음.  ○ 왠만한 중소기업에서는 이러한 경고장에 기반되는 실질적인 특허 침해 근거를 바탕으로 둔 것 인지 또는 별 근거 없이 NPE가 무 차별적으로 보내는 경고인지 식별하기가 어려울 수 있음.  ○ 특허 침해를 주장한다고 하여도 경고장이 말하고 있는 특허가 정확히 어떤 특허인지, 그 특허는 아직도 유효한 특허인지, 그리고 침해된 정확한 청구항으로는 어떤 것들이 있는지 확인 하는 것도 특허 전문 변호사의 도움 없이는 매우 어려 울 수 있음.  ○ 미국 특허 전문 변호사 수임료가 평균적으로 시간당 500달러 정도 한다고 가정할 때, NPE에서 요구하는 라이선스료 5,000달러를 그냥 내주기는 아깝기 때문에 특허 전문 변호사를 수임해서1차적으로 1~2시간 소요되는 자문을 구해볼 수도 있음.  ○ 하지만 대부분의 경우에는 라이선스료를 지불하는 쪽이 경제적으로 합리적일 가능성이 높음.  ○ 경고장을 무시한 채로 아무런 대응 없이 사업을 계속 진행한다면 NPE에서 특허 침해 소송을 제기할 수도 있고, 그렇게 특허 소송을 방어하는데 몇 십만불을 소요하게 될 수 있음.  ○ 몇 년이 소요 될 수 있는 특허 침해소송에서 승소를 한다고 하여도, 침해소송 방어를 하는 입장에서 승소를 하면 침해가 아니다라는 판정은 얻을 수 있겠지만 큰 보상이나 직접적인 경제적 이익은 없을 가능성도 있음.  ○ 그 뿐만 아니라, 소송 관련 변호사비용을 배상 받지 못한다면 승소 하였음에도 불구하고 방어하는데 소요된 몇 십만불의 변호사비용만 손실로 남게 될 수도 있음.  ○ 그렇기 때문에 NPE들은 많은 중소기업들 상대로 경고장을 보내고 있고 이런 경고장을 받는 수 많은 중소기업들은 억울함을 참고 경고장에 대응을 하기보다는 경고장에서 요구하는 내용에 굴복하는 경우가 많음. ㅁ 우리 기업에서 일단 경고장을 받았다면 아래의 몇 가지 사항들을 살펴 보면서 경고장이 실질적인 특허 침해를 기반으로 둔 경고장인지 또는 협박성이 강한 경고장인지를 파악하는 것이 대응에 좋은 시발점이 될 수 있음.  ○ 경고장 수신자가 불 명확한지 확인   - 여러 중소기업을 대상으로 무차별적으로 발송되는 협박성이 강한 경고장일수록 경고 대상자가 불 명확할 가능성이 높음.   - 예를 들어서 경고장 인사말이 “To whom it may concern”과 같이 임의 수신자를 지칭하는 문구를 사용.   - 실질적 침해 근거를 기반으로 쓰여진 경고장일수록 수신자를 분명히 할 가능성이 높음.  ○ 경고장을 보낸 기업과 우리기업이 연관이 있는지 확인   - 무차별하게 보내는 악의적인NPE 경고장일수록 우리기업과 직접적인 그리고 합리적인 연관이 약할 가능성이 높음.  ○ 경고장에서 바로 소송을 위협하는지 확인   - 합리적인 경고장일수록 소송을 위협하기 보다는 타협 및 라이선스와 같이 최소한의 분쟁으로 양측 서로간의 이득을 볼 수 있는 해결책을 추진함.  ○ 경고장 발신자가 사용료 및 비용 지불을 요구하는지 확인   -합리적인 경고장은 일정한 금액부터 요구하기보다는 먼저 협상과 타협을 통한 문제 해결방안을 모색 함.  ○ 회신을 위해서 주어진 기간이 얼만지 확인   - 악의적인 경고장일수록 회신 기간을 짧게하여 경고를 받은 업체에서 특허에 대한 심도있는 조사, 소송가능성에 대한 조사, 침해 여부 가능성 등을 파악하기 어렵게 함.  ○ 경고장 발신자가 대화 또는 미팅할 기회를 주는지 확인   - 경고장을 보낸 측에서 대화나 미팅 등을 통한 문제 해결방안을 추진할 의향이 적을수록 경고장의 목적은 문제 해결을 위한 타협보다는 단순한 협박일 가능성이 높음. **  경고장은 케이스별로 다를 수 있음. 위에 언급한 사항들은 기업에서  참고용으로 사용하시기 바라며, 경고장을 받으셨을 때에는 반드시 변호사 또는 전문가의 도움을 검토를 요청 하여야 함. 우리 기업 내부의 고문 변호사가 없거나, 선임하신 변호사가 없으신 경우, 경고장을 받았을 시, IP-DESK에서 초기 대응을 도와드릴 수 있으니 바로 연락을 주시기 바람. 자료원:  ○ IPWatchdog   - Scott Burt, ‘Extortionist Demand Letters are Wrecking Public Confidence in the U.S. Patent System’; 2014년 10월 26일; http://www.ipwatchdog.com/2014/10/26/extortionist-demand-letters-are-wrecking-public-confidence-in-the-u-s-patent-system/id=51811/  ○ CONVERSANT   - ‘Learn To Take A Stand Against Bogus Patent Claims’; http://www.standuptodemand.com/  ○ iDownloadBlog   - Ed Sutherland, ‘Canadian patent troll loses infringement lawsuit against Apple’; 2013년 10월 24일; http://www.idownloadblog.com/2013/10/24/apple-wins-patent-case-wilan/