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유민규(70회)
온유특허법률사무소(Homepage: www.onyouip.com, E-mail: mgyou@onyouip.com,
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특허전쟁시대를 살아 가고 있는 국내기업의 특허 획득 전략
최근 하루가 멀다 하고 들리는 뉴스는 바로 특허소송에 대한 것이다. 누가 누구를 제소했고, 어디가 어디에 승소 또는 패소했는지가 전세계 뉴스에 매번 등장한다. 특허를 확보한 기업은 경쟁업체들을 시장에서 밀어내기 위해 특허라는 무기를 최대한 활용하여 소송이라는 공격을 거듭하며, 소송을 당한 기업은 방어 논리를 준비하여 공격을 막기 위해 최선을 다한다. 더욱이 국내기업들의 제품이 세계에서 두각을 나타내고 시장 점유율을 늘려나가면서, 국내기업들이 경쟁업체들로부터 소송을 당하는 사례가 늘어나고 있다.
그렇다면 이와 같은 특허전쟁시대를 살아 가고 있는 국내기업이 효과적인 대응을 위해 준비해야 하는 것은 무엇일까? 이 질문의 가장 좋은 대답은 특허의 확보일 것이다. 즉 특허전쟁을 효과적으로 대응하기 위해 특허의 확보가 선행되어야 한다는 것이다. 그럼 특허 확보를 위한 좋은 전략은 무엇일까? 이하에서 특허전쟁시대를 살아 가고 있는 국내기업의 특허 획득 전략에 대해 알아보도록 한다.
1. 원칙에 충실하게 – 제품을 남에게 알리기 전에 특허 출원을 우선 고려하자.
기업은 완성된 발명에 대한 특허출원절차를 거쳐 심사, 특허결정, 설정등록절차를 밟아야 비로소 특허권을 확보하게 된다. 따라서, 특허를 확보하는데 있어 특허출원은 무엇보다 선결되어야 하는 기본 원칙이다. 따라서, 업무에 관련된 새로운 아이디어가 도출되거나, 기 도출된 아이디어를 실용화하는데 있어 기술 개선이 달성된 경우 우선적으로 특허를 출원하는 것이 원칙적 지침에 해당한다.
특허 출원에 있어서, 유의해야 하는 점은 제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 한다는 것이다. 특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 새로 개발한 기술이 특허출원 전에 제품 출시 또는 팜플렛을 통한 광고 등을 통하여 공개되면 특허를 받을 수 없게 된다.
가끔 영업비밀보호법에 의한 보호를 기대하며, 특허 출원을 미루거나 등한시 하려는 분들이 있다. 하지만, 영업비밀보호법에 의한 보호는 1) 해외 유출전 적발시 처벌이 어렵고 이미 유출된 경우 회수가 불가능한 경우가 많고, 2) 영업비밀의 요건(비공지성, 경제성 및 비밀유지성)의 입증이 곤란한 경우 많으며, 3) 출시된 제품의 역설계에 의한 영업비밀의 획득은 적법한 행위로 인정되는 사례가 많아 특허에 의한 보호보다 어려운 경우가 많다. 따라서, 특별한 경우가 아니면 기술을 영업비밀로 보호하려는 전략보다는 적극적인 특허획득으로 보호하는 전략이 필요하다. 특히, 영업비밀은 그것이 비밀로 유지되는 경우에만 보호가 되므로 특허에 비하여 침해에 극히 취약한 형태라는 것과 모방이 쉬운 기술일수록 영업비밀보다는 특허를 통해 보호받는 것이 바람직하다는 것도 명심할 필요가 있다.
2. 특허 확보를 위해서 투자가 필요하다.
특허는 기술 아이디어에 대한 보호 수단, 미래의 분쟁 위험에 대비하는 수단으로서의 성격도 갖지만, 무엇보다 기업의 가치 향상을 위한 수단으로서의 성격을 갖는다고 할 것이다. 즉, 특허는 소송이나 라이선스를 통해 직접적인 수익을 창출하기도 하지만, 간접적으로 기업의 제품에 적용되어 제품의 경쟁력에 기여하거나 경쟁제품을 가진 타사가 시장에 진입할 수 없도록 기술 장벽으로 활용되기도 한다. 또한, 양질의 특허는 기업의 이미지를 제고하여 기업의 시장가치를 높여주기도 한다.
특허의 이와 같은 성격을 이해한다면, 일정한 인적, 물적 자원은 특허 업무를 위해 할당되어야 한다. 특히 가치 있는 특허를 확보하는 것은 그리 만만한 일이 아니어서 전문가의 입장에서 바라보면 기술개발에 소모하는 노력의 1/5 정도는 특허 확보에 투입할 필요가 있다고 생각한다. 또한, 이러한 투자 속에서 특허출원 절차, 특허 분쟁 절차, 산업재산권에 대한 기본 지식을 가지며, 회사가 보유한 산업재산권의 현황을 관리하는 직원의 보유 및 외주 특허 사무소를 통한 특허 업계의 인적 네트워크 구축 등에 노력해야 할 것이다.
3. 특허 출원 전 선행기술에 대한 분석은 매우 중요하다.
특허출원에는 많은 비용이 소요된다. 특히 수출 중심의 기업의 경우에는 특허의 속지주의(屬地主義)로 인하여 해외 국가에 대한 특허권까지 확보해야 하며, 이는 출원 비용의 증대를 가져온다. 더군다나, 특허출원 후 심사를 통해 최종적으로 등록이 거절되거나, 등록되었다 할 지라도 무효소송을 통해 무효화 될 수 있기 때문에 불필요한 특허출원은 출원, 등록, 등록유지비용과 같은 불필요한 비용의 지출을 초래할 수 있다.
실제로 일본의 경우 심사청구된 특허출원 건수 중 49% 정도가 거절되고 있다. 거절이유로 사용된 선행기술 중 연구개발 착수시점에 이미 있었던 선행기술의 비율이 80%에 달하고 있었다. 더욱 놀라운 사실은 선행기술이 출원시점에서 평균 8년 전에 존재하였다는 사실이다. 이는 이미 8년 전에 연구된 결과를 연구자들이 많은 연구비와 인력을 들여 중복해서 연구를 진행하고 있는 경우가 많음을 시사한다. 또한, 특허청 통계연감에 따르면, 국내의 경우에도 2013년을 기준으로 심사 청구된 특허출원 건수 중 35% 정도가 거절되고 있으며, 등록특허에 대한 무효 심판 건수는 2012년 기준으로 총 777건으로 그 중 405건에 대해 전부 또는 일부 무효화될 정도로 무효화 되는 비율이 상당히 높다.
따라서, 특허출원에 앞서 출원할 기술 분야에서의 선행기술에 대한 분석(특허성 조사)을 수행하고, 이를 통해 양질의 특허출원을 진행하는 것은 시간적 물질적 비용을 최소화하기 위해 매우 중요하다고 할 것이다.
선행기술에 대한 검색은 미국 특허청, 한국 특허청, 일본 특허청과 같은 국가별 특허청을 통해 출원되어 공개 또는 등록공고 된 특허문헌을 통한 검색과 논문, 잡지 등과 같은 비특허문헌에 대한 검색 모두 가능하다고 할 것이나, 특허문헌을 통한 검색이 비특허문헌을 통한 검색보다 유용하다. 실제로 미국 특허청의 조사에 의하면 특허문헌에 공개된 기술의 71%가 비특허문헌에서는 공개되지 않는다고 하며, 상업적으로 커다란 성과를 거두었던 발명의 경우 학술 논문 보다는 특허문헌에 상당히 앞서 공개된 사례가 종종 발견된다고 한다.
이러한 특허문헌의 중요성을 간파한 선진 기업들도 특허문헌을 적극적으로 활용하기 위해 노력하고 있다. 예를 들어 캐논의 특허전략을 살펴보면, 캐논에서는 연구원들에게 비특허문헌보다 특허문헌을 읽어야 하며, 리포트보다는 특허 제안서를 작성할 것으로 유도하고 있다. 즉, 연구 개발을 수행하는데 있어서 특허문헌에 대한 정보 조사가 중복 연구를 방지하고, 연구의 방향을 올바로 제시하여, 궁극적으로는 연구개발의 활용도를 높이는데 결정적인 요소임을 인식하고 있는 것이다.
특허문헌을 찾아볼 수 있는 곳으로 대표적인 곳은 한국특허정보원에서 무료로 제공하는 특허정보검색서비스(www.kipris.or.kr)가 있으며, 특정 기술이나 제품군에 대하여 동향이나 특허, 논문 자료 등을 무료로 검색해볼 수 있는 곳으로서 한국과학기술정보연구원의 한국기술정보통합서비스 NDSL(www.ndsl.kr), 한국산업기술진흥원의 국가기술사업화종합정보망 NTB(www.ntb.kr) 등이 있다.
보다 정확한 분석 결과를 원한다면, 특허 전문가(변리사)를 통해 선행기술 분석을 진행하는 것을 추천한다. 특허 전문가는 관련 분야에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 특허 검색용 유료 데이터베이스, 각 국가에서 운영하는 특허 검색 데이터베이스 및 필요에 따라 논문 검색을 활용하여, 출원하고자 하는 기술에 대한 정확한 분석 결과를 제공해 줄 것이다. 다만, 선행기술 분석에 소요되는 비용은 필요한 분석 결과, 선행기술 검색의 범위, 보고서의 종류, 소요 시간 등에 따라 다양하게 결정될 수 있으므로, 사전 상담을 통해 효율적인 업무 진행을 위한 선택과 집중이 이루어질 수 있도록 해야 한다.
4. 특허 포트폴리오를 구축하라.
포트폴리오의 개념은 투자대상을 분산하여 포트폴리오를 만들게 되면 분산투자 전보다 같은 수익률이라도 위험을 감소시킬 수 있다는 것이다. 특허 또한 자산의 성격을 지닌 것으로 포트폴리오를 구성하게 되면 포트폴리오를 구성하는 특허 중 몇 개가 무효가 되더라도 침해자의 입장에서는 회피설계가 어려워져 여전히 독점력을 유지할 수 있게 돼 리스크를 최소화할 수 있다. 특허 포트폴리오는 상업적으로 성공할 잠재력이 높은 특허를 중심으로, 하나의 기술테마에 원천특허, 개량특허, 주변특허와 같은 다수의 특허로 이루어진 특허군집을 구축하는 것이다. 이로써 기업이 경쟁기업의 특허공세에 흔들림 없이 기업활동을 할 수 있거나, 경쟁기업의 시장진입을 막거나, 해당 제품을 생산하는 기업으로부터 라이선싱을 통한 기술료 수익을 창출할 수 있다.
특허 포트폴리오 구축의 중요성과 관련하여, 사례를 설명하도록 한다. 엠피맨닷컴은 세계 최초로 파일 압축기술을 오디오에 활용하는 기본발명에 대한 특허를 취득하였음에도 불구하고, 3건의 특허만을 확보한 결과 특허를 적극적으로 사업에 활용하지 못하였다. 특허청의 심사를 거쳐 특허가 발생하였을지라도 완벽한 특허란 존재하지 않으며, 무효화 가능성이 상존하기 때문에 후발 주자들이 무효 소송으로 대응하면서 로열티 지불을 거부한 것이다. 결국 엠피맨닷컴은 원천특허를 확보하고도 무리한 소송 대응 후 2004년 7월 '아이리버'라는 강력한 브랜드를 가지고 있는 레인콤에 인수합병되었다. 그에 반해 프라운 호프는 파일 압축 기술에 대해 40여 개의 특허를 확보하였고, 후발 주자들로부터 로열티 수익을 거둬들이고 있다. 후발 주자의 입장에서는 40여 개의 특허를 모두 무효 소송으로 무효화시키기 어렵고, 설사 모든 무효화시킬 수 있다고 하더라도 무효화시키는 비용보다 로열티를 지불하고 시장에 빨리 진입하는 것이 훨씬 경제적이라고 생각했기 때문에 로열티를 지불한 것이다.
특허포트폴리오를 구축하기 위해서는 한정된 예산 속에서 최대의 효과를 내야 하기 때문에 선택과 집중을 해야 한다. 사업전략 측면에서 미래의 신수종 사업이라고 생각되는 부분을 선택하고 집중적으로 예산을 투자해야 한다. 또한, 시장이 있는 국가, 경쟁기업이 있는 국가에 적극적으로 해외출원을 하여 권리를 사전에 확보하는 것도 중요하다.
5. 한국 특허만으로 세계 시장을 공략할 수는 없다. – 해외 특허 출원의 중요성
특허권의 효력은 속지주의(屬地主義)원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있다. 따라서, 수출을 염두에 두고 제품 개발 및 설비 투자를 진행하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허를 획득해야 한다. 미국뿐만 아니라 중국, 유럽, 일본 등 세계 각국에서의 특허 확보는 앞서 설명된 기술 관점의 특허 포트폴리오와 구별하여 분쟁지역 관점에서의 특허 포트폴리오의 형성을 가능하게 할 것이며, 향후 글로벌 특허전쟁시대에 큰 역할을 할 수 있을 것이다.
한편, 해외출원에도 마감이 있다는 것을 명심해야 한다. 국내에 출원을 하고 12개월 내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있고(우선권제도), 국내출원일로부터 18개월이 지나가면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로 적기에 출원할 수 있도록 유의할 필요가 있다.
6. 특허출원명세서를 잘 작성하기 위한 노력이 필요하다.
특허출원명세서란 특허청구하는 내용을 공개하고, 이를 보호받고자 하는 내용을 기재한 문서를 말한다. 특허출원명세서는 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 도면과 특허의 권리범위를 정하는 특허청구범위로 이루어진다. 특허를 받기 위해서는 반드시 특허출원명세서를 통한 특허출원이 필요하며, 특허의 등록, 거절 그리고 무효에 대한 모든 사항은 특허출원명세서를 기반으로 판단된다. 따라서, 특허출원명세서를 잘 작성하는 것은 특허 소송을 진행하는 것보다 더 중요하다고 할 것이다.
그렇다면, 특허출원명세서를 잘 작성하기 위해 고민해야 할 내용들에는 어떤 것이 있을까? 1) 먼저 특허출원명세서는 미래 일어날 특허분쟁에서 특허권침해자와 싸울 유일한 무기이므로 특허출원명세서를 작성하면서 이런 미래에 일어날 소송을 대비하여 공격받을 여지를 최소화하면서 특허요건에 맞도록 작성하는 것에 대한 노력이 필요하다. 물론 이 부분은 발명자와 특허 전문가 모두가 함께 고민해야 할 부분일 것이다. 2) 또한, 특허출원명세서를 작성하는 시점 이후 그 특허기술이 가치를 가지게 되면 타인들이 다양한 방법으로 회피설계를 통해 특허기술을 무력화하는 경향이 있으므로, 특허출원명세서를 작성하는 시점에 이 부분을 고민함은 물론 분할출원, 우선권주장출원제도의 이용 또는 개량발명에 대한 추가 출원 전략을 통해 특허기술의 무력화에 대비하여야 한다. 3) 더욱이 이러한 전략들은 특허출원 후 1 ~ 3년 후에 시장이 열리는 경우나 특허기술에 대한 사업화 진행 중 특허기술 내용이 계속 바뀌는 것에 대한 대비도 가능하게 한다. 4) 무엇보다 중요한 것은 다수의 경험을 가지고 있으며, 오랜 기간 특허 분야에서 역량을 나타내는 능력 있는 특허 전문가를 선임하는 것이라 하겠다.
7. 특허와 관련된 각종 지원사업을 활용하자.
국내 기업들의 특허 전략 수립을 위해 정부 또는 공공기관에 의해 진행되고 있는 각종 지원사업을 활용하는 것이 바람직하다. 대표적으로 국내기업청(www.smba.go.kr)에서 국내기업의 기술 R&D와 관련하여 지원하는 국내기업기술혁신개발사업, 창업성장기술개발사업 등이 있고, 각 지역의 지역지식재산센터에서는 특정한 요건을 갖춘 기업에게 특허, 상표 등의 지식재산권 출원 비용을 지원하고 있고, 특허청(www.kipo.go.kr) 역시 특허청 공동 해외 출원비용 지원 사업을 통해 외국의 특허출원을 원하는 수출기업을 대상으로 출원료 등을 지원하고 있고, 한국지식재산보호협회(www.kipra.or.kr)는 수출기업의 특허 분쟁의 예방 및 사전 분석을 위한 국제 지재권분쟁컨설팅 사업을 지원하고 있다. 그 밖에도 한국지식재산전략원(www.kipsi.re.kr)이나 한국발명진흥회(www.kipa.org)에서도 다양한 R&D, 특허 전략 관련 사업을 다수 진행하고 있다.
8. 마치며 - 다툼보다는 협력을 위한 준비
특허의 확보가 특허분쟁을 대비하기 위한 최선의 선택이라는 것에는 반론의 여지가 없다. 다만, 확보된 특허를 사용하는 측면에서는 좀 더 신중할 필요가 있다. 실제로 여러 사례에서 국내기업들 간의 대규모 특허분쟁은 장기적인 관점에서 승자를 가지지 못하였다. 국내기업들 간 특허 분쟁은 국내기업들이 가진 특허권의 상당 비율 무효시키는 결과를 가져오고, 잦은 분쟁은 시장의 외면을 초래하여 장기화된 분쟁은 시장이 소멸된 후에야 정리되어 승자도 패자도 과실을 얻을 수 없었다.
따라서, 국내기업은 특허를 라이벌을 없애는 목적으로 공격적으로만 사용하기 보다, 자신의 기술을 보호하는 목적으로 방어적으로 사용할 필요가 없다. 또한, 동일한 분야의 국내기업들 간에 보유한 특허를 서로 공동 사용하는 계약을 체결하거나 공동 관리함으로써, 국내기업들 간 무분별한 출혈 경쟁을 막기 위한 방편으로 활용하거나, 특허 경영에 소요되는 비용을 절감하는데 이용하거나, 나아가 상대적으로 열세였던 외국 글로벌기업에 대항하는 수단으로 활용할 수 있을 것이다.