특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있는지 여부

[레지나]

대법원 2009.9.10. 선고 2007후2971 판결 【등록무효(특)】

【판시사항】

[1] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우, 특허발명의 신규성을 인정할 수 있는지 여부(소극)

[2] ‘용접용 와이어’에 관한 비교대상발명 1의 인장강도에 대한 0.2% 내력의 비율을 인장강도에 대한 0.05% 내력의 비율로 환산한 결과인 64.5%~85.1%가 명칭이 “송급성이 뛰어난 용접용 솔리드 와이어”인 특허발명의 특허청구범위 제1항의 탄성한비의 수치범위 안에 포함되는 영역이므로, 위 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정된다고 판단한 사례

[3] 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성인 경우, 이를 그 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있는지 여부(적극)

[4] 특허발명의 특허청구범위 제2항에서 부가된 ‘탄성한비를 최종 신선(伸線) 후의 코일조정롤러에 연속하여 롤러경/와이어경을 40 내지 60으로 하고 종횡롤러를 각 3 내지 8개로 하여 조정하는 구성’은 ‘용접용 연동선의 제조방법’에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하다고 볼 수 있는 ‘용접용 연동선의 제조방법’에 관한 비교대상발명 2에 나타나 있는 구성이거나 단순한 수치 한정에 불과하므로, 위 제2항 발명은 그 선행기술인 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단한 사례

【참조조문】

[1] 특허법 제29조 제2항, 제42조 제3항, 제4항 / [2] 특허법 제29조 제2항, 제42조 제3항, 제4항 / [3] 특허법 제29조 제2항 / [4] 특허법 제29조 제2항

【참조판례】

[1] 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결(공2002하, 1857) / [3] 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결(공2008하, 1176)

【전 문】

【원고, 피상고인】

진타이메탈코리아 주식회사

【피고, 상고인】

고려용접봉 주식회사

【원심판결】

특허법원 2007. 6. 15. 선고 2006허11367 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】

상고이유를 본다.

1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

성질 또는 특성 등에 의해 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성을 인정하기 어렵다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 참조).

원심은, 명칭을 “송급성이 뛰어난 용접용 솔리드 와이어”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제359481호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 표면에 동도금 피막을 하고 탄성한비(彈性限比) = 탄성한(彈性限)/인장강도(引張强度)로 정의되는 최종 제품의 와이어의 탄성한비를 50~88%로 조정한 것을 특징으로 하는 용접용 솔리드 와이어로서, 여기서 말하는 탄성한에 대해서는 영구변형률이 0.05%에 상당하는 응력이라는 특별한 의미로 발명의 상세한 설명에 정의되어 있는 발명인데, 비교대상발명 1에는 표면에 동도금 피막을 형성하고 인장강도에 대한 0.2% 내력의 비율이 81.5~93.3%인 용접용 솔리드 와이어에 관한 발명이 나타나 있고, 0.05% 내력과 0.2% 내력의 물성치 사이에 예측하기 어려운 급격한 변화가 존재하지 않는 점 등을 근거로 하여 비교대상발명 1의 위 인장강도에 대한 0.2% 내력의 비율을 인장강도에 대한 0.05% 내력의 비율로 환산한 결과인 64.5~85.1%가 이 사건 제1항 발명의 위 탄성한비의 수치범위 안에 포함되는 영역이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정된다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있다.

원심판결에는 상고이유의 주장과 같이 발명의 신규성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

이 부분 상고이유 중 나머지 주장의 취지는 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택이나 사실의 인정에 잘못이 있다는 것에 불과하여 적법한 상고이유가 되지 못한다.

2. 상고이유 제3점에 대하여

「특허법」제29조 제2항에 정한 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 보면, 원심이, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 발명’이라 한다)은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 탄성한비를 최종 신선(伸線) 후의 코일조정롤러에 연속하여 롤러경/와이어경을 40 내지 60으로 하고 종횡롤러를 각 3 내지 8개로 하여 조정하는 구성을 부가한 것인데, 이 사건 제2항 발명에서 부가된 위 구성은 “용접용 연동선의 제조방법”에 관한 발명으로 그 기술분야가 동일하다고 볼 수 있는 비교대상발명 2에 나타나 있는 구성이거나 단순한 수치 한정에 불과하므로, 이 사건 제2항 발명은 그 선행기술인 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 판단한 것은 정당하다.

원심판결에는 상고이유의 주장과 같이 발명이 속하는 기술분야 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

한편, 이 사건 제2항 발명의 특허청구범위에는 롤러의 크기나 배치 형태에 관하여 전혀 기재되어 있지 아니하여 이들 구성을 이 사건 제2항 발명의 구성으로 볼 수 없으므로, 이 부분 상고이유 중 이와 다른 해석을 전제로 하여 원심이 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였다는 취지의 주장은 받아들일 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 양창수(재판장) 양승태 김지형(주심) 전수안