상표 중 일부인 ‘CONTINENTAL'부분만 사용해도 상표권행사로 볼 수 있나요?(상표법)

[하늘기사]

 

고무가공제품 판매업체인 A사는 1994년 윗부분 ‘CONTINENTAL', 아랫부분 아랫부분 ‘콘티넨탈’로 구성한 상표를 등록한 뒤 최근까지 영문 ‘CONTINENTAL’ 부분만 자사 고무브이벨트(공업용 원형벨트)명칭으로 사용해 왔다. 이에 독일의 자동차부품업체인 B는 2011년 3월 특허심판원에 “해당 상표가 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으니 등록을 취소해 달라”며 상표등록 취소심판을 청구했다. 특허심판원이 2011년 11월 B의 청구를 받아들여 A사의 상표등록취소심결을 내렸다. A사는 상표등록 취소심결을 취소해달라는 소송을 제기하려고 한다. A의 주장은 받아들여질 것인가?

 본 사안은 최근에 논란이 되었던 (주)에이스21과 독일의 ‘콘티넨탈 라이펜 도이치란트 게엠베하 간에 벌어진 분쟁을 각색한 것이다. 상표권자가 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다(상표법 제73조 제1항 제3호). 그러므로 3년 이상 일부분을 생략한 채 사용한 상표가 상표법상 등록상표에 해당하는지가 문제된다.

 종래의 판례는 “일부분을 생략한 채 사용한 상표는 상표법상 등록상표가 아니다. 영문과 한글이 외관상 달라 어느 한쪽만 3년간 사용할 경우, 다른 상표부분에 대한 취소청구를 할 수 있다.”라는 취지로 판시해왔다.

 최근에 판례는 “ ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나,‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다. 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당한다.”라는 취지로 판시하여, 한글과 영문을 같이 적은 상표 중 영문만 사용했더라도 상표법상 등록상표로 인정한다는 입장이다.

 중소기업이나 개인사업자 등 일부 상표권자들이 상표 중 일부분을 생략하고 사용하다가 상표등록을 취소당하는 사례가 종종 발생한다. 국내 영어보급수준 등을 고려할 때 상표권자의 상표 사용의 자유와 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 권리를 보호할 필요가 있다는 점에서 판례의 태도가 타당하다고 보인다.

  본 사안에서  ‘CONTINENTAL'과 '콘티넨탈’은 둘다 ‘대륙(풍)의 의미이므로 그 결합으로 인하여 새로운 의미가 부여되지는 않는다. 그리고 ‘CONTINENTAL'은 '콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 발음될 것이다. 그러므로 본 사안 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 본 사안 등록상표 그 자체와 동일한 의미와 발음을 부여할 것이다. 그러므로 A는 자사 고무브이벨트에 '콘티넨탈’을 생략한 상표를 사용하여 상표권을 3년 이상 사용해 온 것이다. 따라서 A의 주장은 받아들여질 것이다.

2014. 2. 7.

변호사 김태완

[archomme]

그렇군요. 분쟁이나 갈등 상황에서 법리적 해석이 참 어렵네요. 감사합니다!

[하늘기사]

기업 뿐만 아니라 개인도 상표권 분쟁에 휘말릴 수 있죠. 유익한 정보가 되었기를 기대합니다.^^

[archomme]

네, 많은 도움이 되었습니다. 감사해요!