구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 항상 실시례가 기재되어야만 하는지 여부

[레지나]

2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 〔등록무효(특)〕

[1] 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위하여 항상 실시례가 기재되어야만 하는지 여부(소극) 및 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명에서 그와 같은 수치한정이 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도에 불과하여 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되지 않은 경우, 구 특허법 제42조 제3항에 위배되는지 여부(소극)

[2] 명칭을 “연소효율을 개선한 연료첨가제”로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항에는 구 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 특허발명의 명세서에 수치한정에 대한 구체적인 이유 또는 효과가 기재되지 않았거나 구체적인 실시례가 기재되지 않았더라도 기재불비가 있다고 볼 수 없다고 한 사례

[3] 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 규정 취지 및 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는지를 판단하는 기준

[4] 명칭을 “연소효율을 개선한 연료첨가제”로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항을 인용하는 종속항에는 구 특허법 제42조 제4항 제1호에서 정한 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응하는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하지 않고 다른 이유를 들어 기재불비가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 당해 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 명세서에 실시례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시례가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명의 경우, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시 범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 명세서에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다고 할 수 없다.

[2] 명칭을 “연소효율을 개선한 연료첨가제”로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항에는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 제반 사정에 비추어 특허발명의 명세서에 수치한정에 대한 구체적인 이유 또는 효과가 기재되지 않았거나 구체적인 실시례가 기재되지 않았더라도 통상의 기술자라면 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 이를 정확하게 이해하고 재현할 수 있다는 이유로, 위 특허발명의 명세서에는 위 기재불비가 있다고 볼 수 없다고 한 사례.

[3] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

[4] 명칭을 “연소효율을 개선한 연료첨가제”로 하는 甲의 특허발명에 대하여, 乙 등이 특허발명의 특허청구범위 제1항을 인용하는 종속항인 특허청구범위 제3항, 제5항, 제11항에는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호에서 정한 ‘발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 충족하지 않은 기재불비가 있다며 등록무효심판을 청구하였던 사안에서, 제반 사정에 비추어 위 종속항에 관한 특허발명의 상세한 설명에는 각각의 부가 구성에 대응하는 사항이 특허청구범위에 기재된 것과 동일하게 기재되어 있으므로 이들 구성은 모두 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고 있는데도, 특허청구범위에 기재된 사항과 대응하는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하지 않고 다른 이유를 들어 기재불비가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.