21세기 가장 무서운 특허 괴물에 대처하는 법

[trader]

제목		21세기 가장 무서운 특허 괴물에 대처하는 법
작성일		2012-10-13	작성자		김현진 ( gkim@kotra.or.kr )
국가		미국	무역관		워싱톤무역관

--> -->

21세기 가장 무서운 특허 괴물에 대처하는 법

- 지난 5년간 특허 괴물에 의한 특허 소송이 22%에서 40%로 대폭 증가 -

- 사전 예방법과 사후 대처법 숙지해야 -

□ 특허 괴물(Patent Troll)의 정의

○ 특허 괴물(Patent Troll)이란?

- 특허 괴물이란 특허받은 발명을 제조·마케팅하려는 의도 없이 하나 또는 다수 기업을 상대로 공격적·기회주의적인 방식으로 특허를 실행하는 사람 또는 회사를 가리키는 경멸적 어투의 용어임.

- 아울러, 특허 괴물의 좀 더 임상적 용어(clinical term)인 미시행 주체(Non-Practicingntity;NPE)는 특허가 아우르는 특징을 가진 제품을 디자인, 제조, 또는 분배할 능력도 없이 단지 특허 괴물 활동에만 적극적인 주체를 말함.

- 특허 괴물들은 특허를 실행하는데 적극적이지 않은 주체들과 부도 위기로 특허를 경매에 붙여야 하는 테크놀로지 회사로부터 특허를 싸게 사들일 수 있음.

□ 특허 괴물의 동향

○ 특허 괴물에 의한 소송 최근 5년간 22%에서 40%로 증가

- UC Hastings College of Law의 Robin Feldman 교수 연구팀이 지난 2007~2011년 5년간의 특허소송 500건을 분석한 결과, 대부분 미국 소재 특허 괴물에 의한 소송이 22%에서 40%로 증가한 것으로 파악됐음.

2007~2011 5년간의 소송 제기 주체에 따른 특허소송 건수

자료원: Law & Disorder

- 이 그래프는 특허 소송을 제기한 주체를 크게 3분류(일반 테크놀로지 회사인 operating company, 특허 괴물인 monetizer, university)로 분류해 주체에 따른 소송건수를 보여줌.

- 아울러, 이러한 소송을 가장 많이 제기한 5명의 주체 중 4명의 소송 목적이 특허 실시가 아닌, 다른 기업들로부터 돈을 짜내는 것(monetize)으로 파악됐음.

- 한편, 이번 연구 보고서에서는 지난해 통과된 미국 발명법(the America Invents Act, AIA)이 특허 괴물로 하여금 한 번에 여러 기업을 상대로 소송할 수 없도록 했다는 점에 주목함.

- 하지만, 연구팀은 이 법의 핵심으로 여겨지는 "first to invent”에서 “first to file" 규칙으로 수정된 조항이 특허 괴물 소송 건수에 크게 영향을 미치지는 않을 것으로 전망했음.

- 그러나 AIA의 발효일이 2013년 3월 16일이고 본 연구 보고서의 샘플 소송 건이 500개밖에 되지 않는다는 점에서, AIA가 향후 특허소송에 어떠한 영향을 미칠지는 좀 더 두고 봐야 한다고 결론지음.

- 한편, 이번 연구보고서는 듀크대의 2012 테크놀로지 리뷰에 ‘미국발명법500: 특허괴물과 미국의 소송’이란 제목으로 게재될 예정임.

□ 특허 괴물의 사례

○ 애플, LG 전자, 삼성전자, HTC 등을 고소한 Intellect Wireless

- 버지니아주 Reston에 있는 작은 회사인 Intellect Wireless가 2010년 1월 28일 일리노이주 북부지방 법원에 애플을 상대로 모바일 사진·비디오 메시지 기술 특허 관련 소송을 제기했음.

- Intellect는 몇 년 전에 이러한 특허를 성공적으로 획득했으며, 애플이 아이폰과 같은 무선 휴대용 통신수단(발신자 아이디 정보, 비복제 사진 또는 다자미디어 메시지 서비스를 수신하고 보여주는)을 제공함으로써 이 특허를 침해했다고 주장

- 이러한 특허침해를 근거로 Intellect는 애플로부터 1000만 달러의 손해배상을 요구했으나, 정작 문제시되는 특허기술을 활용해 Intellect이 어떠한 제품을 생산했는지는 파악이 어려움(즉, Intellect는 NPE임.)

- 아울러, Intellect는 2008년 2월 T-Mobile USA, Virgin Mobile USA, Helio, U.S. Cellular Corp에 고소했으며, 같은 해 3월에는 Motorola, LG 전자, Sanyo Electric를, 10월에는 삼성전자를, 2009년 5월에는 HTC를 고소한 바 있음.

□ 대응법과 시사점

○ 사전 예방법

1) Design Around(특허분야에서 특허를 침해하지 않는 특허 발명의 대안을 발명하는 것): 궁극적으로 특허 괴물에 의해 요구되는 라이선스 비용이 줄어들 것임.

2) 특허 모니터링: 새로운 특허와 특허 신청들은 대부분 출간되므로, 이들을 정기적으로 모니터링하고 본인의 사업 활동과 연관되는지 파악할 것

3) 사전 조사: 제품의 초기 개발 이전 또는 상업시장에 내놓기 전에 제품의 중요한 특징을 포함하는 특허들과 미결 특허신청에 대해 정리 조사할 것

4) 특허 반대절차: 유럽에서는 누구나 유럽특허관례에 의해 특정 특허에 반대하는 절차를 진행할 수 있으며, 미국에는 재검사(reexamination)라는 좀 더 제한적인 제도가 있음.

· 예를 들어, Research In Motion은 블랙베리 기술 관련 광범위하게 NTP, Inc. 특허를 상대로 재검사를 신청한바 있음.

5) 조기 합의: 보통 조기 합의는 소송비용과 추후 합의 비용보다 훨씬 저렴함.

6) 특허 침해 보험: 보험은 제3자의 특허를 부주의하게 침해하는 것으로부터 회사들을 보호해 줌.

7) 방어적 특허단체: 특허 보유자들로부터 특허와 특허권을 구매해 사전에 특허 소송을 방지하는 전략임.

· 회원들에게 직접적으로 영향을 미치는 NPE의 주장과 소송들로부터 보호하기 위해 단체는 회원들로부터 연간 고정 수수료를 받고 개방시장으로부터 특허들과 특허권들을 구매하고 회원들에게 라이선스를 제공함.

○ 사후 대처법(Santa Clara University School of Law 교수인 Collen V. Chien은 전화 인터뷰에서 다음과 같은 tip들을 제시함.)

1) 침착하라: 특허 요구(patent demand)는 점점 일반화되므로 투자가들, 보험사들, 이사들도 모두 이에 대해서 알고 있으며, 또한 소송을 하기 전에 대부분의 특허 요구들은 없어지게 돼있음.

2) 저자세를 유지해라: 본인의 사업 규모가 작을수록, 본인은 특허 괴물로부터 demand letter을 받은 수많은 사업체 중 한 곳일 뿐일 가능성이 큼.

· 특허와 그들의 주장을 자세히 보고, 라이선스가 필요하다고 믿는다면 그냥 그 편지를 잘 보존해두어라. 설문 조사 응답자의 22%는 아무것도 하지 않음으로써 문제를 해결한 것으로 조사됐음.

3) 장기적인 관점을 가지고 사업에 식견이 있는 변호사를 찾을 것: 본인의 사업적 이익을 잘 이해하는 변호사를 선임하는 것이 중요함.

· 어떤 변호사들은 회사에 아무런 대응도 하지 말라고 조언하는 것을 꺼리지만, 종종 그것은 가장 좋은 전략일 때가 많음.

4) 소송: 몇몇 회사들은 특허 괴물의 요구에 순응하는 한편, 다른 회사들은 특허 자체에 도전하는 방식의 공격적 태도를 취함.

· 예를 들어, 특허를 무효화하기위한 선행기술(prior art)을 찾는다든지, 이슈가 되는 기술이 특허를 실제로 침해하는지, 또는 특허 남용을 보여주려 시도할 수 있음.

· 이에 성공한다면, 이러한 방어는 소송에서 이길 수 있는 도구가 될 뿐 아니라 특허 괴물의 소송 제기 근원을 없애는 것임.

5) 본인의 사업에 대해 잘 파악할 것: 문제가 되는 특허와 본인의 사업 간 연관성을 파악할 것

· 예를 들어, 본인은 해당 특허를 사용하지 않거나 면책을 받았거나, 해당 특허에 대한 라이선스를 보유하거나, 특허를 통한 이윤이 없을 수도 있음.

· 아울러, 만약에 본인이 특정 선행기술(prior art)을 가지고 있다면 조기 해결을 위해 특허 무효성에 초점을 맞출 것

6) 특허뿐 아니라 배후에 누가 있는지 확인하라: 누가 특허권자이며 누가 이를 대표하며, 이들이 여타 소송들 또는 캠페인에 가담했었는지 등에 대해 최대한 많은 정보를 구할 것

· 소송 뒤에 누가 있는지 파악하는 것은 특허 자체만큼 중요한 것으로 어떤 특허권자는 현금을 노리며, 또 다른 특허권자들은 다른 이유들(당신이 쉬운 타깃이라 생각함, 좀 더 큰 사업체를 타깃으로 삼기 위해 당신의 돈을 필요로 함, 향후 캠페인을 위해 당신의 케이스를 예로 삼으려함.)을 가지고 있을 수 있음.

· 국무부 장관 웹사이트 등을 통해 온라인 조사를 하고 특허 소유권을 확인함으로써 회사를 파악할 것(assignments.uspto.gov)

· 그들이 예전에 소송 경험이 있는 것으로 파악된다면, 그 당시 상대편 소송 당사자들과 그들의 변호사에게 연락을 취해 사건이 어떻게 종결됐는지 파악할 것

· 누가 결정자인지, 맞고소를 당할 만한 다른 사업에 가담했는지, 그들이 당신 사업체를 예전에 소송했는지 등을 파악할 것

7) 빈곤 방위: 대부분의 소송은 결국 돈을 목적으로 하는 것이므로, 특허권자에게 당신의 재정 상태를 솔직히 털어놓는데 부끄러워하지 말 것

· 그들이 소송을 취소하는데 무엇을 원하는지 물어보고, 그들이 문제 삼는 당신 회사의 제품으로부터 당신은 실제 아무런 이윤을 얻지 못하고 있음을 알릴 것.

8) 팀을 조성하라: 당신의 사업규모가 작다면, 당신과 함께 소송을 당한 동지가 있을 확률이 높음. 따라서, 합동 방위그룹을 조성하고 더욱 노출이 많이 된 공동 피고가 상황을 이끌도록 하라.

· 공동 피고들이 유사한 수준의 노출과 목표가 있다면 단일 로펌에 사건을 의뢰하고(joint representation) 비용을 일정하게 나누는 편이 나으며, 노출과 목표가 다를 경우 각각의 피고들이 협력하되 그들 각자의 변호사(joint defense)를 구하는 편이 더욱 경제적일 것임.

9) 생명 지원(life support): 소송은 비용이 많이 들지만 효율적으로 할 수 있는바, 이를 위해 저자세를 유지하고 싸움 없이 문서들을 준비하라.

· 가능하다면, 변호사 대신할 수 있는 일을 할 것. 예를 들어, 회사 엔지니어에게 선행기술을 찾도록 함으로써 후에 변호사 비용을 아낄 수 있을 것임.

10) 쉬운 타깃이 되지 마라: 괴물들은 웹사이트를 공부하고, 제품의 사양을 보고, 당신이 그들의 특허를 필요로 한다는 사실을 만들려 시도하면서 타깃을 선정함.

· 배후의 세부 내용을 파악할 수 있게끔 하는 백서(Whitepaper), 세부 자료들, 또는 비디오 교육 자료에 접속을 허락하기 전에 등록을 요구할 것

· 아울러, 고객 리스트에 등재하거나 당신 사업의 내부 사정과 당신이 사용하는 제품을 알리기 전에 심사숙고하라.

자료원: NY Times, Washington Post, Wall Street Journal, Politico, SSRN, Law & Disorder, 전화 인터뷰, 코트라 워싱턴 무역관 보유자료 등