특허 결합발명의 진보성판단기준을 제시한 2005후3284사건 특허분쟁 특허소송 당사자 꼭 필독

[이겨야]

현재 우리나라의 특허분쟁 특허소송 사건은 대부분이 특허발명의 진보성유무에 의하여 결정되어 지고 있습니다. 필자가 과거에 반도체관련 산업에서 법무팀장으로 재직당시에 직접 수행한 아래의 2005후3284 사건은 한국의 결합발명의 진보성판단의 기준을 제시하고 있으며, 현재 특허청 심사기준에도 적용되고 있는 판례입니다.

한국에서 특허가 70%가 무효되고 있으며 권리범위확인심판 승율이 20%에 불과하고, 실제 손해배상을 최종 받은 경우는 10%에 불과합니다. 특허분쟁을 할려고 생각하시거나 할 예정이신 분들은 아래의 판례를 꼭 읽어 보시고 꼭 분석해보시기 바랍니다. 

등록무효(특)

[대법원 2007.9.6, 선고, 2005후3284, 판결]

【판시사항】

[1] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 진보성의 판단 방법
[2] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 기준

【판결요지】

[1] 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.
[2] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다.

【참조조문】

[1]
특허법 제29조 제2항
[2]
특허법 제29조 제2항

【전문】

【원고, 피상고인】

주식회사 파이컴 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 박준서외 6인)

【피고, 상고인】

폼팩터, 인크 (소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 신성택외 5인)

【원심판결】

특허법원 2005. 10. 27. 선고 2004허8756 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

【이 유】

1. 상고이유 제1점에 대하여
기록에 비추어 살펴보면, 원심판시 비교대상발명 1이 기재된 연구보고서는 간행물로서 그 형식과 내용 등에 비추어 그 발행 무렵부터 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 봄이 상당하므로, 원심이 위 문서를 이 사건 특허발명(등록번호 제278342호)의 출원 전에 반포된 간행물로 보아 여기에 게재된 기술을 이 사건 특허발명의 선행기술로 삼은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 반포된 간행물에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 
2.  상고이유 제2점 내지 제6점에 대하여 
가.  어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.
 
나.  이 사건 특허발명의 청구항 13의 진보성
(1) 이 사건 특허발명의 청구항 13은 그 기술구성 및 명세서 전체에 비추어 보면, 종래기술인 ‘탐침 카드의 표면으로부터 캔틸레버 비임으로 연장된 복수개의 텅스텐 니들로 구성된 탐침 카드 조립체’와 같이 탐침 카드 자체에 탐침 요소를 배치하는 것이 아니라, 탐침 카드와 별도로 ‘반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐침 요소를 갖는 지지기층’을 배치하는 한편, 탐침 카드의 배향변경 없이 ‘탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는’ 구성을 채택한 점에 기술적 특징이 있다. 그와 같은 구성을 채택한 결과 탐침의 탄성만으로 탐침 카드와 웨이퍼 표면의 전체적 평면성 결여(탐침 팁 전체의 평면이 기울어진 것) 및 국부적 평면성 결여(웨이퍼 표면에 배치된 결합패드에 국부적인 높낮이 차이 등이 존재하는 경우)에 의한 공차(tolerance)를 모두 보상하였던 종래기술(텅스텐 니들형 탐침 카드)과 달리, 전체적 평면성 결여에 의한 공차는 지지기층의 배향을 조정하여 보상하고, 국부적 평면성 결여에 의한 공차는 프리스탠딩 탄성 탐침 요소에 의하여 보상하도록 하여, 전체적 구조 내에서 전체적 평면성과 국부적 평면성을 동시에 달성하는 효과가 있다.
(2) 원심판시 비교대상발명 1의 ‘멤브레인 프로브 카드’는 탄성고무판과 평면판에 구비된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 주는 구성을 포함하고 있고, 원심판시 비교대상발명 3의 ‘프로브 카드’에도 카드기판(2)에 마련된 평행 조정용 나사(7)를 이용하여 카드기판(2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판(3)의 배향을 조정하는 구성을 포함하고 있는바, 이는 이 사건 특허발명의 청구항 13의 ‘탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는’ 구성과 동일하다.
나아가 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 청구항 13의 ‘프리스탠딩 탄성 탐침 요소’는 각각의 탐침 요소(상호 접속 구조물)가 그 일단부는 지지기층 상에 장착·고정되고, 그 타단부는 지지기층의 위로 일정한 길이로 연장되어 자유로이 이동가능한 자유단을 형성한 것으로 각각의 탐침 요소의 자유단들이 반도체 장치의 대응되는 각각의 결합패드에 접촉할 때 자유단에 인가되는 압력에 의하여 탄성력을 갖게 됨으로써 확실한 전기적인 접속을 수행할 수 있도록 하는 구조라고 파악되는바, 이러한 ‘프리스탠딩 탄성 탐침 요소’ 자체는 이 사건 특허발명의 종래기술에 개시된 ‘캔틸레버 비임’ 구조의 탐침 요소, 원심이 적법하게 채택한 갑 제7호증(1989. 6. 13. 공개된 일본 공개특허공보 특개평1-150862호)상의 ‘캔틸레버 형상의 접촉자(13)’, 또는 비교대상발명 4의 ‘포고핀(105)’ 또는 ‘미세핀(205)’과 동일한 것이므로 이 역시 공지된 구성에 해당한다. 따라서 이 사건 특허발명의 청구항 13은 이러한 공지된 구성을 조합 또는 결합한 발명이라고 할 수 있다.
(3) 그런데 원심판시 비교대상발명 4는 이 사건 특허발명의 청구항 13과 같은 기술분야인 ‘프로브 카드’에 관한 발명으로서, 이 사건 특허발명의 청구항 13과 비교하여 전체적 평면성을 조절하는 수단 즉, ‘다층기판(110, 310)’에 대하여 ‘피치 확대용 기판(101, 301)’의 배향을 조정하는 구성이 없는 차이를 제외하고는 이 사건 특허발명의 청구항 13이 가진 모든 구성을 가지고 있는바, 비교대상발명 4가 게재된 문헌(갑 제8호증)에 ‘다층기판(110, 310)’에 대하여 ‘피치 확대용 기판(101, 301)’의 배향을 조정하는 구성을 도입하는 것을 방해하는 취지의 기재가 없고, 그 기술적 구성에 비추어 볼 때 위와 같은 배향 조정 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다.
(4) 이 사건 특허발명의 청구항 13 및 비교대상발명 1, 3, 4는 모두 프로브 카드 또는 탐침 카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브 카드의 모든 접촉단자가 반도체 장치의 모든 접촉단자(패드)와 확실하게 접촉하도록 프로브 카드의 접촉영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반도체 장치와 프로브 카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평행성을 달성하기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 기본적인 목적 및 과제라 할 것이다. 더구나 원심이 적법하게 채택한 갑 제9호증(1994. 10. 11. 공고된 미국특허공보 제5,355,079호)에는 이 사건 특허발명의 청구항 13과 같은 기술분야인 ‘집적회로 장치를 검사하기 위한 프로브 조립체’를 개시하고 있는데, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성(4개의 평행조절나사 S1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성(스프링 접촉 핑거 F)이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있다. 그렇다면 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비교대상발명 4를 기초로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제9호증에 개시된 전체적 평면성을 조절하는 구성을 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다.
(5) 한편, 이 사건 특허발명의 청구항 13은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제9호증상의 ‘프로브 조립체’가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다.
이 사건 특허발명의 청구항 13의 구성으로부터 피고가 주장하는 탐침면적의 대면적화라는 효과가 자명하게 도출된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서의 기재(도면 5b 및 이와 관련된 기재)로부터 그와 같은 효과를 추론할 수 있다고 보기도 어렵다.
(6) 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만( 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 특허발명의 청구항 13이 선행기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 피고가 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다 할 것이다.
(7) 결국, 이 사건 특허발명의 청구항 13의 진보성은 부정된다 할 것인바, 원심의 이유 설시에 다소 부적절한 점은 있으나 이 사건 특허발명의 청구항 13의 진보성을 부정한 결론에 있어서는 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 발명의 진보성에 관한 법리오해, 이 사건 특허발명 및 비교대상발명들의 기술에 대한 오해, 심리미진, 채증법칙 위배, 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 
다.  이 사건 특허발명의 청구항 16의 진보성
이 사건 특허발명의 청구항 16은 이 사건 특허발명의 청구항 13을 인용하는 종속항으로서, 이 사건 특허발명의 청구항 13에 있어서 ‘지지기층은 스페이스 트랜스포머인 것’을 특징으로 하는 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, ‘스페이스 트랜스포머’는 상·하부 표면 상에 서로 다른 피치의 복수개의 단자(520, 522)가 배치되어 있는 회로기판이며, 하부면의 단자(520) 피치(pitch, 단자 사이의 이격거리)가 상부면의 단자(522) 피치에 비해 크게 형성되어 피치를 변경 또는 확산시키는 구성임을 알 수 있는바, 비교대상발명 4의 피치 확대용 기판(101) 역시 상부면 상에 형성된 금속단자(109)의 피치가 하부면에 형성된 금속단자(104)의 배열 피치에 비하여 넓게 형성되어 있어 피치의 변경을 수행하는 구성이므로, 이 사건 특허발명의 청구항 16의 특징적인 구성은 비교대상발명 4에 개시되어 있다. 그렇다면 이 사건 특허발명의 청구항 16 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 3과 비교대상발명 4의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 원심은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 
라.  이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4, 27, 28, 32의 진보성
이 사건 특허발명의 청구항 1, 3은 각각 청구항 13, 16에서의 ‘프리스탠딩 탄성 탐침 요소’를 ‘탐침 요소’로 그 범위를 넓혔을 뿐 그 외의 구성은 동일하고, 청구항 4는 청구항 1의 종속항으로서 탐침 요소를 ‘탄성 접촉 구조물’로 한정한 것이며, 청구항 27, 32는 각각 청구항 13, 16에서의 ‘프리스탠딩 탄성 탐침 요소’를 ‘탐침 요소’로 범위를 넓힌 것이고, 청구항 28은 청구한 27의 종속항으로서 ‘탐침 요소’를 ‘프리스탠딩 탄성 탐침 요소’로 한정한 것이므로, 청구항 13, 16에서 본 같은 이유의 연장선에서 각 그 진보성이 부정된다 할 것이다. 이와 결론을 같이 한 원심은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
 
3.  결 론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 고현철(주심) 양승태 전수안