정정청구에 관한 특허법 제136조 제1, 2항이 규정의 취지

[로플러스]

정정청구에 관한 특허법 제136조 제1, 2항이 규정의 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하고자 하는 것으로, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하는 것과 기재상의 불비를 해소하는 것, 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석해야 하고, 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다.

특허법원 2009. 8. 28. 선고 2008허00000  [등록정정(특)]

판시사항 : 정정청구에 관한 특허법 제136조 제1, 2항이 규정의 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에는

               특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를

               침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비

               를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하고자 하는 것으로, 이와 같은 오류의 정정에는

               특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하는 것과 기재

               상의 불비를 해소하는 것, 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모

               순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석해야 하고, 특허

               청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 특허청구범위 자체의 형식적인

               기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대

               비하여 판단하여야 한다.

판결요지 : 이 사건 특허발명의 명세서 중 [표 1]에 이 사건 특허발명의 프리프레그(열경화성 수지를 보강

               재에 함침시켜 반쯤 경화시킨 것으로 쉽게 조작할 수 있도록 만들어 놓은 반제품을 의미한다)

               를 제조하는데 사용되는 속(速)열경화성 멜라민계 수지의 겔화시간(gel time, 액상의 수지가

               특정한 온도 조건 아래에서 겔이 되는데 걸리는 시간)의 측정 온도 조건에 관하여 당초 ‘40℃

               에서 시행’이라고 기재되어 있던 것을 ‘150℃에서 시행’으로 정정한 것이 ‘오기를 정정하는

               경우’에 해당하는지 여부를 살펴보건대, 이 사건 특허발명의 명세서에는 [표 1]에 기재된 겔화

               시간 측정 대상 물질인 [실시예 1]의 ‘속열경화성 페놀 변성 수지’의 제조과정에 대하여, ‘페놀

               성 레졸시놀 95g, 37의 포르말린 450g, 트리에틸아민 4.85g을 반응기에 넣고, 2시간 동안 환류

               반응을 시킨후 냉각한다. 반응물의 온도가 60℃가 되면 멜라민 215g 및 86의 파라핀 100g을 투

               입하고 80℃에서 1시간 동안 반응시킨다. 감압하에 탈수한 뒤 온도가 상승하기 시작하여 80℃

               에 이르면 헥사아민 75g을 넣고 이차반응을 30분 진행시킨 뒤 냉각한다. 반응물의 온도가 60℃

               에 이르면 물과 메탄올이 1:3의 비로 혼합된 혼합물을 적당량 부어 고형분 함량이 50 되도록

               하면 표제의 수지물질이 산출된다. 제조된 수지의 대표적인 물성이 표 1에 나타나 있다.’고 기

               재하고 있어, 위 ‘속열경화성 페놀 변성 수지’는 그 반응공정이 60~80℃의 온도 범위에서 진행

               되고 최종적으로 60℃의 온도에서 생성됨을 알 수 있는데, 일반적으로 수지의 겔화가 시작되는

               온도는 적어도 그 수지가 생성되는 온도보다는 높을 것이므로, 위 ‘속열경화성 페놀 변성 수지’

               역시 적어도 그 생성 온도인 60℃보다는 높은 온도에서 겔화가 시작된다고 봄이 기술상식에

               부합하고, 열경화성 수지는 열에 의한 경화과정에서 겔화가 시작되는 온도 이상이면 바로 경

               화가 진행되고, 그 경화속도는 경화온도가 높아질수록 빨라지는데, 프리프레그는 열경화성

               수지의 가열시 연화(또는 용융)되지만 용제에는 완전히 용해되지 않는 가융불용의 반경화 상

               태의 물질로서 완전히 경화되지는 않은 물질이라는 점에 비추어 보면, 이 사건 특허발명에서

               ‘속열경화성 페놀 변성 수지’를 이용하여 프리프레그를 제조하는 온도인 150℃보다 현저히 낮

               은 40℃의 온도부터 위 수지의 겔화가 진행되지는 않을 것으로 보이는 데다가, 페놀 수지의 겔

               화시간 측정을 위한 ISO 및 KS 기준에 따른 시험온도도 100℃, 130℃, 또는 150℃로, [표 1]에

               기재된 겔화시간 측정 온도 조건인 40℃보다 훨씬 높으므로, [표 1]에서 겔화시간의 측정 온도

               조건이 40℃로 기재된 부분은 오기임을 인정할 수 있다. 한편, 청구항 1 발명 등이 그 구성요소

               로 삼고 있는 ‘속(速)열경화성’이란 용어는 그 표현만으로는 위 구성요소의 기술적 범위를 명

               확하게 특정할 수 없어 명세서의 기재를 참작하여 그 기술적 범위를 해석하면, ‘속(速)열경

               화성’이란 용어에 대하여 아무런 정의 없이 단지 제조된 수지의 대표적 물성에 관해 ‘40℃에서

               겔화시간을 측정할 때 일반적 물성치가 30~120초이고 실제 시험치가 63초’라는 기재가 있을

               뿐인 이 사건 특허발명의 명세서에 비추어, 위 ‘속(速)열경화성 멜라민계 수지’란 구성의 기술

               적 범위는 ‘40℃에서 시험할 경우 그 겔화시간이 30~120초 걸리는 멜라민계 수지’로 해석된다.

               그런데 이 사건 정정에 의해 겔화시간 측정의 시험온도가 40℃에서 150℃로 정정되었으므로,

               이에 의해 위 ‘속(速)열경화성 멜라민계 수지’란 구성의 기술적 범위는 결국 ‘40℃에서 시험할

               경우 그 겔화시간이 30~120초 걸리는 멜라민계 수지’에서 ‘150℃에서 시험할 경우 그 겔화시간

               이 30~120초 걸리는 멜라민계 수지’로 바뀌게 되므로, 이 사건 정정에 의하여 ‘속(速)열경화성

               멜라민계 수지’란 구성의 기술적 범위는 변경되었다고 할 것이고, 이로써 청구항 1 발명 등의

               특허청구범위 역시 변경되었다고 할 것이다.

참조조문 : 특허법 제136조 제1, 2항

참조판결 : 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결.