구 특허법 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부의 판단 기준

[레지나]

2009. 9. 10. 선고 2007후2674 판결 〔거절결정(특)〕

[1] 구 특허법 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부의 판단 기준

[2] 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우, 구 특허법 제47조 제4항 제1호에서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부(원칙적 소극)

[3] 명칭이 “비틀림 냉각수관을 가진 드릴 공구”인 출원발명에 관한 보정 후 특허청구범위 제1항과 그 종속항인 제7항, 제9항, 제10항, 제11항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제6항, 제8항, 제12항, 제13항과 대비하여 볼 때 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다고 한 사례

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호에 서 정한 ‘특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우’에 해당하는지 여부를 판단할 때에는 특허청구범위의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 보정 전후 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하는 것이 합리적이다.

[2] 보정 전의 청구항에 구성요소를 부가함으로써 형식적으로는 특허청구범위가 보정 전후에 달라졌다 하더라도 보정 전의 다른 청구항에 기재된 구성으로서 발명의 상세한 설명에도 자세히 기재되어 있던 구성을 보정 후의 청구항에 단순히 부가하여 감축한 것에 지나지 않는 보정의 경우에는, 후출원인이나 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있거나 심사관이 선행기술을 새로 조사해야 하는 부담이 발생하여 심사의 신속한 진행이 현저히 저해되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정 전후 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니어서 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제47조 제4항 제1호이 규정한 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.

[3] 명칭이 “비틀림 냉각수관을 가진 드릴 공구”인 출원발명에 관한 보정 후 특허청구범위 제1항과 그 종속항인 제7항, 제9항, 제10항, 제11항은 보정 전 특허청구범위 제1항, 제6항, 제8항, 제12항, 제13항과 대비하여 볼 때 발명의 목적이나 기술적 사상이 변경된 것이 아니므로 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다고 한 사례.