미국 특허‧영업비밀 관리 및 법인 설립‧운영 세미나 개최 - 특허‧영업비밀 관리 및 분쟁 대응방안 소개 - - 법인 설립 및 운영에 관한 주의사항 안내 -

[수봉]

미국 특허‧영업비밀 관리 및 법인 설립‧운영 세미나 개최

2018-11-15 임소현 미국 뉴욕무역관

- 특허‧영업비밀 관리 및 분쟁 대응방안 소개 -

- 법인 설립 및 운영에 관한 주의사항 안내 -

□ 행사 개요

  ㅇ 행사명: 특허‧영업비밀 관리 및 법인 설립‧운영 세미나

  ㅇ 일시: 2018.11.1.(목) 9:00am~12:30pm

  ㅇ 장소: Convene, 101 Park Avenue, New York, NY 101782

  ㅇ 내용: 미국 특허법과 영업비밀법에 대한 개요 및 지식재산 관리 전략 안내, 법인 설립 옵션, 등록절차, 법인 운영 전반에 걸친 이슈 소개

  ㅇ 협력기관: KOCHAM(미한국상공회의소)

  ㅇ 참석자: 미국 진출 중소/중견기업 및 관련 종사자 33명

  ㅇ 연사 소개

    - 김공식 변호사: 종합로펌 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, and Popeo, P.C.의 보스턴 오피스 소속 변호사로, 지난 17년간 특허 출원 실무, 특허‧상표‧저작권 포트폴리오 관리 및 전략 수립 자문, 지식재산 수익화사업 및 라이선싱 거래협상 업무, 특허 침해 소송 및 영업비밀 도용 소송 업무 등 수행

    - 정욱 변호사: 종합로펌 Montgomery McCracken Walker & Rhoads, LLP의 뉴욕 오피스 소속 변호사로, 회사법, 인사‧노무법, 계약법, 국제물류‧해운, 각종 규제 관련 전문가, 법인 설립, 기업 거래, 계약 협상, 준법경영 및 위험관리 전략, 제조물 책임소송, 집단소송 부문에 10년 이상의 경력 보유

행사 프로그램

시간	발표내용	연사
9:00am~9:15am	Registration 및 조식
9:15am~9:20am	Introduction	KOTRA 뉴욕 IP-DESK 최보성 과장
9:20am~10:45am	(Presentation ①) 특허·영업비밀 관리 및 분쟁 대응방안	Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, and Popeo, P.C. 김공식 변호사
10:45am~10:55am	Coffee Break
10:55am~12:30pm	(Presentation ②) 신규 법인·자회사 설립 및 관련 법적 이슈	Montgomery McCracken Walker & Rhoads LLP 정욱 변호사

□ 특허‧영업비밀 관리 및 분쟁 대응방안 발표 내용

  ㅇ 특허법 개요

    - 특허 허용 대상 및 발부 요건, 존속기간 안내

    - 시나리오별 특허 발부 가능성 설명

    - 특허 발부 성공률을 높이기 및 비즈니스 도구로 활용하기 위한 전략 소개           

종류별 특허 발부 요건

1. 실용특허

  a. 특허받을 수 있는 대상일 것 – 즉 공정(processes), 기계(machines), 제조품(articles of manufacture), 조성물(compositions of matter) 또는 이들에 대한 개량(improvements)일 것

  b. 유용할 것(useful)

  c. 새롭고(novel) 자명하지 않을 것(non-obvious)

2. 디자인특허 요건

  a. 제조품(article of manufacture)의 디자인을 다룰 것

  b. 독창적일 것(original)

  c. 장식적인(ornamental) 목적을 가질 것

  d. 새롭고(new) 자명하지 않을 것(non-obvious)

3. 식물특허 요건

  a. 무성생식(asexually reproduced)하며 구근으로 영양번식하지 않는(non-tuber-propagated) 개량된 식물품종을 다룰 것

  b. 새롭고(new) 자명하지 않을 것(non-obvious)

  ㅇ 영업비밀법 개요

    - 미국 연방법원은 '그 보유자가 고용인 등과 비밀협정을 체결하고 방어벽, 금고보관, 암호화, 다른 은닉 등의 방법을 통해 외부인으로부터 정보를 숨김으로써 비밀로 하고자 하는 정보'를 영업비밀로 판단

    - 시나리오별 영업비밀 주장 성립 가능성 및 영업비밀 도용 주장 성립 가능성 안내

영업비밀 판단 시 고려사항

• 회사 외부에 그 정보가 알려져 있는 정도

• 회사 내부의 고용인 등이 그 정보를 알고 있는 정도

• 그 정보의 비밀을 지키기 위해 그 회사가 택한 수단의 정도

• 그 회사와 경쟁업체에 있어 그 정보의 가치

• 그 정보를 발전시키는데 있어 그 회사가 투자한 노력이나 비용

• 타인이 그 정보를 제대로 획득하거나 복제하는 것의 난이도

자료원: 한국지식재산연구원

  ㅇ 특허 및 영업비밀 분쟁 대응

    - 대표적 분쟁해결 기관: ① 연방법원(특허), ② 국제무역위원회(특허), ③ 연방/주법원(영업비밀)

    - 특허 피침해 시 활용 가능한 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission)의 조사절차제도 소개

    - 특허 침해 주장에 대한 항변 논거: ① 특허 비침해, ② 특허 무효, ③ 특허권 행사 불가능(unenforceable), ④ 권리해태(laches), ⑤ 정당한 실시권 보유, ⑥ 소 제기 자격 없음(lack of standing), ⑦ 권리 항변

    - 특허 침해 경고장 수령 시 대응방안: ① 해당 특허에 대한 법률의견(비침해, 특허 무효), ② 설계 변경, ③ 경고장 답신, ④ 소송 내 반소/항변, ⑤ 특허무효소송(연방법원), ⑥ 특허무효심판(특허심판원)

    - 영업비밀 도용 주장에 대한 항변 논거: ① 영업비밀 도용한 사실 없음, ② 영업비밀 성립 불능, ③ 권리해태, ④ 소 제기 자격 없음.

    - 일반적인 특허/영업비밀 소송 진행과정 및 타임라인 안내

    - 소송 단계별 발생하는 대략적인 비용 안내

  ㅇ 한국 기업들이 연루된 특허 침해/영업비밀 도용 소송 사례 분석

    - 소송 쟁점, 사건의 경과 및 특이점, 최종 결과 등 소개

      · Adaptive Headlamp vs. Hyundai Motor

      · DR Systems, Inc. vs. Avreo, Inc.

      · Chosun Univ. vs. EMD Millipore Corporation

      · Ace Bed Co., Ltd. vs. Sealy Technology LLC

      · Green Cross Corporation vs. Nektar Therapeutics

김공식 변호사의 발표 장면

□ 신규 법인‧자회사 설립 및 관련 법적 이슈 발표 내용

  ㅇ 법인 설립‧운영 환경에 있어 한국과 미국 간의 근본적인 차이가 존재

    - 미국은 한국보다 자본 이동이 보다 자유로운 편

    - 정욱 변호사에 따르면, 미국발 송금/외환거래 신고의무가 없으나(tax/bank reporting 예외) OFAC(Office of Foreign Assets Control) 관련 법/규제/제재에 주의해야 함.

    - 포괄적인 연방/행정/주법의 해석(예: 은행구좌 개설 사업 등록)에 주의해야 하며 특별한 등록 없이도 일반 합자회사(General Partnership)의 운영이 가능

    - 연방/주/시 특별한 신고 등의 의무 부담 없음. 단 CIFIUS(Committee on Foreign Investment In US) 관련 법/규제/제재 관련 주의가 필요

    - 주마다 법인 설립 및 운영에 관한 요건이 상이함.

      · 캘리포니아 주/펜실베니아 주/미시건 주는 정관 요구조건 없음.

  ㅇ 미국 법인 설립 옵션과 등록 방법

    - 파트너십, 주식회사(C Corporation), 소규모 회사(S Corporation), 유한책임회사(LLC) 각각의 장단점 소개

    - 구체적인 사업 상황별 적합한 법인 형태 안내

    - 지사(branch office)와 미국 현지 법인 각각의 특성 소개 및 법인 설립할 주 선택 시 고려사항, 뉴욕 주/뉴저지 주/델라웨어 주/와이오밍 주별 대표적인 장단점 소개

  ㅇ 법인 운영‧관리 이슈

    - 직원 고용/해고 시 의무사항 및 권고사항, Exempt v. Non-exempt 직책의 분류, 휴가와 PTO(Paid Time Off), 직원 핸드북 및 직원 복지 관련 뉴욕 주와 캘리포니아 주 동향 안내

    - 회사 운영에 있어 기록 유지‧보관의 의무와 지주회사에 종속된 자회사 운영 시 유의사항 설명

    - 직원 수에 따른 주별 규제사항, 회사명/DBA 등록, 각종 책임보험, 미수금 회수 문제와 대응방안 및 랜섬웨어 등 정보보안 위험 대응방안 소개

정욱 변호사의 발표 장면

□ 시사점

  ㅇ 특허 및 영업비밀의 차이, 특허 발부요건 등을 파악함으로써 기업과 제품/서비스 특성에 가장 적합한 지식재산권 보호 전략을 수립하는 것이 필요함.

  ㅇ 지식재산권 관련 분쟁 발생 시 연방법원, 국제무역위원회, 연방/주법원 등 분쟁해결기관을 통해 해결방안을 모색할 수 있음.

    - 특허 침해 경고장 수령 시 해당 특허에 대한 법률의견 제시, 설계 변경, 경고장 답신 등 적절한 대응이 필요함.

  ㅇ 미국 내 다양한 법인의 형태와 각각의 장단점 파악을 통해 적합한 형태의 법인 형태를 결정할 수 있음.

    - 법인 설립 및 운영과 관련한 사항은 주정부에서 관리해 주별로 상이하므로, 가장 유리한 주에서 법인을 설립하는 것이 좋으며 주별로 다른 규제가 적용됨을 주의해야 함.

  ㅇ 미국 내 기업 운영에서 노동법 관련 사항은 준수하지 않았을 경우 기업에 큰 타격으로 돌아올 수 있으므로, 정확한 내용 파악 및 준수를 위한 준비가 요구됨.

자료원: 한국 지식재산연구원, KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합