알기쉬운 특허이야기

[펠렛캠프]

                                                         특허란 무엇인가?

• 특허란 특별히 허가를 받은 권리를 말합니다. 예를 들면 최초로 금광을 발견하면 그 채굴권에 대하여 특허를 주고 있습니다. 마찬가지로 아이디어가 있으면 이것을 양식화하여 특허청에 내고 심사를 거쳐서 새롭고, 진보된 것이면 특허를 주어 보호하는 것이 본 제도입니다.  특허에는 기계,기구,장치와 같은 물건에 대한 특허와 생산방법이나 화합물의 비율에 따른 조성물특허등이 있으며, 최근에는 컴퓨터프로그램에 까지 보호의 대상이 넓혀지고 있다. 특허를 받으면 그 특허를 취득한 자만이 생산, 사용등이 가능하고 타인은 절대 생산, 사용등이 불가능하게 하는 권리를 통칭하는 것이며, 이것을 허여하기 위한 심사, 운용기준등이 법으로 명시된 것이 특허법입니다.

• 이와같은 특허를 받을 대상은 바로 새로운 발명이 해당되며, 발명이 되었다고 하여 모두 등록이 되는 것은 아니고 여러 가지 형식과 절차가 필요합니다.현재 특허외에도 우리나라는 실용신안, 의장, 상표와 같은 제도를 함께 운영하고 있기 때문에 특허라는 말은 이들 전체를 뜻하기도 하나 구체적으로는 보다 고도한 기술개발이 된 발명만이 특허가 되고있읍니다.
• 특허를 받고자하면 먼저 자기의 발명내용을 자세히 기재하여 특허청에 제출하여야 하는데 그양식은  출원서, 명세서, 도면, 그리고 위임장등과 같은 서류가 제출되어야 합니다.
  이들 서류는 현재 특허청에서 online출원제도를 실시하고있어 개인의 경우 필요하면 특허청에 가서 작성프로그램을 받아와 컴퓨터에 설치하여야 합니다.

                                                                             산업재산권의 종류
 
1. 특허
특허는 어떤 발명을 보호받고자 할 때 출원하는 것 입니다. 이것은 자연법칙을 이용한 기술적 창작으로서 기존에 존재하지 않던 신규한 것이거나
기존에 존재하던 것 보다 더 낳은(진보) 것이어야만 등록을 받을 수 있습니다. 특허는 기본적으로는 기구적인 제품부터 생물, BM(Business
Method), 제조방법(공정), (화학, 의약)물질 등에 대하여 출원을 하실 수 있습니다.
 
2. 실용신안
실용신안은 고안이라고 하며, 특허에 비하여 기술수준이 낮은 간단한 발명을 출원하는 것 입니다. 기본적인 것은 특허와 동일하며, 특허가
실용신안을 포함하는 보다 큰 개념을 의미합니다. 우리나라의 경우 실용신안은 순수 실용신안으로서 그 대상이 3차원적 형태로 구현되어야 합니다.
즉, 기구적인 발명만을 출원할 수 있으며 특허에 포함되는 BM, 생물, 물질, 제조방법(공정) 등은 실용신안으로 출원을 할 수 없습니다.
 
3. 상표
상표는 상품을 식별하기 위한 표장으로 구체적으로는  상품이나 서비스에 붙이는 상표, 자신의 서비스업을 식별하기 위한
서비스표,  특정 단체의 영업을 위하여 붙이는 단체표장, 영리를 목적으로 하지 않는 곳에 붙이는 업무표장으로 구분됩니다.
 
4. 의장
의장은 디자인이라고 하며, 말 그대로 창작된 디자인에 대하여 권리를 부여하는 것을 말 합니다. 즉, 물품의 외관에 대한 미적 창작물에
대하여 부여하는 권리입니다.

출원이후 최종적인 등록까지의 단계를 도시하면 다음과 같다.

출원된 산업재산권은 어떻게 처리되는가?(특허)

출원서 접수	*출원할 발명품의 판매전에 출원신청 하여야함
	(다만, 시험을 위하여 혹은 박람회등에 출품한 경우에는 일정한 기간안에 이미 공개되었다하여도 일정기간안에 출원시 보호하고 있다.)
방식심사	*출원번호 부여 및 전산입력 *출원번호 통지서 발송
	(전자출원시 출원즉시 번호가 부여된다. 전자출원은 특허청에 직접 가서 소정의 등록 절차를 밟은 다음에 고유의 전자서명을 등록하여야 가능하다)
심사대기	*출원된 내용에 대하여 자진 보정이 가능함
	(자진 보정이란 도면, 주소, 설명등에 오타가 있거나 설명이 부족한 것등의 경우 요지를 변경하지 않는 범위안에서 수정 보충하는 것을 말하며 일정한 양식에 의하여 제출하여야 한다. 물론 전자출원식으로도 으로도 가능하다)
조기공개 신청가능	*출원된 내용을 조기공개 신청하여 정식 공개되는 출원일로 부터 1년6월전에 기술내용을 공표할 수있음.
	(공개란 비밀로 부쳐져야할 특허의 내용을 세상에 공개하는 것으로 이때부터는 모방자에게 경고가 가능하다)
출원공개	*출원된 내용을 일반인에게 정식 공개하여 기술공개,보상금청구권등의 효과발휘케함. (출원일로 부터 1년6월후).
	(보상금 청구권은 특허가 등록이 되어야만 가능하다. 즉, 특허를 받지 못하면 보상금을 받지 못하게 된다)
실질적인 내용심사	*출원된 기술내용을 담당심사관이 특허성여부를 심사함.
	(심사는 특허청에 각분야별로 나뉘어진 전문심사관이 동일한 기술이 있는 지 혹은 산업적으로 이용가능한지 등을 검토하여 법에 의한 특허권 부여여부를 심사하는 과정이다)
출원거절이유통보	*특허의 신규성, 진보성,산업성등을 심사후 거절이유를 밝혀 의견서제출기회를 준다.
	(출원된 내용이 일단 특허로 되기 어렵다고 생각된다 하여도 일차로 의견을 제출할 기회를 부여하며 이때에 잘못된 부분의 수정과 보충이 가능하다. 필요시 직접 출두하여 의견을 제시할 수도 있다.)
특허사정	*심사후 거절이유가 없으면 특허료를 납부할 것을 통보함
	(특허료는 사정서라는 형태로 통보가 되며 통보를 받은 날로 부터 3개월내에 요금을 납부하여야 하며, 미납부시 특허는 처음부터 없었던 것으로 된다.)
특허증발급	*3년치 등록료를 납부하여 등록증을 발부받는다. 3년치 이상의 납부를 하여도 무방하다.

                                                               특허출원서 작성

(1) 출원서

특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

① 특허출원인의 성명 및 주소나 영업장

② 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소

③ 제출 년 월 일

④ 발명의 명칭

⑤ 발명자의 성명 및 주소

⑥ 우선권 주장의 경우 우선권주장 사실 또한 출원서에는 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하고 출원료를 납부한 영수증을 첨부하여야 한다.

(2) 명세서

명세서는 발명의 내용을 상세하고 명료하게 기재한 서류이다. 명세서의 내용은 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명 그리고 특허청구의 범위로 구분되는데, 이중 발명의 상세한 설명의 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 담당하고 특허청구의 범위는 특허권으로서 장래에 주장하게될 권리범위를 확정하는 권리로서의 역할을 담당하게 된다.

① 발명의 명칭

발명의 명칭은 발명의 내용을 간명하게표현한 발명의 이름이다. 발명의 내용이 일목요연하게 파악될 수 있도록 기재할 필요가 있다.

② 도면의 간단한 설명

명세서에 도면이 첨부되어 있는 경우에는 이를 간단히 설명해야 한다. 예컨데, 제 1도는 본발명의 분해사시도, 제 2도는 본발명의 평면도, 제3도는 "가"부분의 확대도, 제4도는 본 발명의 실시상태도와 같이 기재하여 아울러 도면과 발명의 상세한 설명이 쉽게 부합될 수 있도록 도면의 주요한 부호의 명칭도 기재한다.

③ 발명의 상세한 설명

발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할수있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 및 효과를 지개하여야 한다. 이러한 요건은 특허제도의 목적에 비추어 당연히 요청되는 것으로서 발명의 상세한 설명을 당해 분야에 종사하는 자가 용이하게 실수할수없도록 기재하여 특정인만이 이해할 수 있도록 한다면 기술문헌으로서의 가치가 없어 발명공개의 효과를 기대할 수 없는 것이다. 따라서 이러한 기재요건을 발명충족하지 못한다면 특허의 거절이유 및 무효사유에 해당하게 된다.

발명의 목적에는 당해 발명이 해결하고자하는 문제점과 산업상의 이용분야 등을 기술하되 종래의 기술과 비교하여 설명하여야 한다. 종래의 기술이란 결국 당해 발명이 속하는 기술 가운데 가장 최근까지의 기술을 말한다. 발명의 구성에는 당해 발명이 해결하고자 하는 문제점을 해결하기 위하여 당해 발명이 가지는 기술적인 수단과 아울러 이로부터 예상되는 작용 및 효과를 기술해야 하고 필요에 따라서 당해 발명의 구체적인 실시예를 기재해야 한다.

(3) 도면

도면은 발명의 내용을 이해하기 쉽게 하기 위한 명세서의 보조로서 사용된다. 발명의 기술사항을 명세서만으로 표현하는 것은 대부분의 경우 불가능에 가깝고 따라서 도면은 도면의 부호를 매개로 명세서와 유기적인 관련을 갖게 된다. 그러나 화학에 관련된 발명의 경우 에는 도면이 불필요한 경우가 많다. 도면의 역할이 이러하므로 특허도면은 설계도면과 같을수 없으며 발명의 구성과 작용을 설명하기에 적합하도록 작성되어야 한다.

(4) 특허청구의 범위

특허청구범위란 특허출원한 발명에서 보호받고자 하는 기술의 범위를 말하는 것으로 발명의 구성에 없어서는 안될 사항 및 실시태양을 포함하게 된다. 발명특허의 보호범위는 특허출원에 첨부한 명세서의 특허청구의 범위에 기제된 사항에 의하여 정해지므로, 발명구성의 핵심이며 또한 침해로부터 보호받을 수 있는 범주이다. 특허청구의 범위는 명세서에 기재한 사항중 보호받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 지개하도록 규정하고 있으며, 이를 위반하였을 경우에는 거절이유에 해당하고 또한 특허무효사유에 해당한다.
특허를 받는 경우 사실 이부분에 대단히 중요하며 만일 타인이 침해하거나 타인에게 사용권을 주는 등의 각종 특허권해석에 있어 이 부분이 중심이 되므로 각별히 주의하여 작성하여야 합니다.

*주의 사항

1) 현재 특허청에서는 전자출원제도를 도입하여 모든 출원에 대하여 전자출원(통신망을 이용한 통신출원제도)을 받고 있으며 서면출원의 경우 약간의 비용추가가 있다는 점을 일반인은 명심하여야 합니다.

2) 출원하시기 전에 반드시 제 3 자가 귀하의 발명을 이미 완성하여 출원하였는지를 검색하여야 합니다. 검색하는 방법은 한국의 경우 특허청 열람실 또는 KIPRIS라는 것을 이용하여 검색가능하며 일본, 미국, 유럽등의 자료는 인터넷상에서 일부가능하나 부족한 점이 많으니 변리사 사무소로 연락하여주시면 실비로 조사하게됩니다.

                                                               해외 출원의 종류

Ⅰ. 개별 국가로 각기 출원

1. 이 경우, 대체로 한국 출원일로부터 1 년 안에 외국에 출원하며, 해외 출원 국가수가 5 개국 이내 일 경우 많이 이용한다. 이때 최초의 한국 출원 날자를 우선일이라고 하는데 이 우선일로부터 1 년 내 출원하면 우선권 주장을 인정 받을 수 있다.

2. 출원 절차

한국특허법률사무소에 위임 - (필요시)명세서 보정 - 영어 또는 일어로 번역 - 각 해당국 외국 대리인에 출원 오더 송부 - 각 해당 외국특허청에 출원 - 한국 대리인에 보고 - 한국 대리인이 한국 출원인(의뢰인)에 대해 보고

와 같은 진행 절차로 이루어 진다.

따라서 한국 특허 법률사무소에 의뢰 할 경우, 적어도 우선권 주장 마감일로부터 2 개월 전에 의뢰하여야 모든 진행 절차가 원만하게 이루어 질 수 있다.

Ⅱ. PCT 출원

1. PCT 출원란 국제협력조약( Patent Cooperation Treaty)이 정하는 규정에 따라 제출되는 출원을 말한다.

이 조약은 동일한 발명에 대해 다수국에서 특허를 받고자 하는 경우에 출원인의 절차상 과중한 부담 및 각국 특허청이 부담하는 중복된 심사상의 노력을 국제적 협력에 의해 경감하려는 것이 주된 목적이다.

2. PCT 국제출원 절차

국제출원을 하면서 여러 지정국을 지정하게 되는데, 이러한 각 지정국으로의 출원절차가 넘어가기 전에 국제단계에서 행하는 절차를 국제출원에 대한 국제단계라 한다.

이러한, 국제단계에서의 필수적인 절차는 국제조사와 국제공개가 있으며, 임의적인 절차로는 국제예비심사가 있다. 출원인은 국제조사 또는 국제예비심사의 결과를 검토한 후, 각 지정국 또는 선택국의 국내단계로 국제출원을 진입시킬 것인지를 다시 한번 판단할 수 있는 기회를 가질 수 있다.

국제출원에 대한 사무총괄은 국제연합의 전문기구인 세계지적재산권보호기구(WIPO) 산하의 국제사무국(스위스 제네바 소재)에 의해 행하여진다.

3. WIPO 국제사무국의 국제공개

우선일로부터 18개월 경과 직후, WIPO국제사무국이 국제출원서류 및 국제조사보고서를 팜플렛형태로 공개하고 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부한다

4. 국제예비심사기관의 국제예비심사

국제예비심사의 청구는 출원인의 선택적 절차이며 국제예비심사기관에 직접 청구하여야 한다. 우선일로부터 19개월이내에 국제예비심사청구서(PCT DEMAND)를 제출할 경우 번역문 제출일이 우선일로부터 30개월로 연장된다.

출원인은 국제예비심사청구시부터 국제예비심사보고서가 작성되기 전까지 청구범위, 명세서, 도면을 보정할 수 있으며 당해 보정서는 국제예비심사기관에 직접 제출할 수 있다.

5. 국제예비심사보고서 작성

국제예비심사기관은 특허성 유무를 판단하여 우선일로부터 28개월까지는 국제예비심사보고서를 작성한 후 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

6. 지정관청(선택관청)에 대한 번역문 등 제출

출원인은 지정국에 우선일로부터 20개월(우선일로부터 19개월이내에 국제예비심사청구를 한 경우에는 30개월) 이내에 국제출원서류의 번역문 제출, 국내수수료 납부, 대리인 선임등 지정국의 국내법에 따른 절차를 밟아야 한다

출원인이 소정의 기간내에 이상과 같은 절차를 밟지 아니한 때에는 그 PCT 국제출원은 취하로 간주된다.

7. 심사의 진행

출원인으로부터 번역문등을 제출받은 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 참고로 국내법에 따라 심사한 후 특허 여부를 결정

8. 국제출원 절차 흐름도

Ⅲ 중소기업체 및 개인에 있어서의 PCT출원의 장단점

일반 책자에 나오는 상투적인 PCT와 개별 해외출원의 장단점 이외의 장단점, 특히 개인과 중소기업체에서 실무상 강하게 느끼는 장단점에 대하여 간략하게 살펴본다.

1. PCT 의 장점

(1) 해외 출원할 기간을 벌 수 있다

우선권 주장으로 해외 출원할 시간이 없는 경우, 예를 들어 우선권 주장 마감일이 1 달 이내, 심한 경우 마감일이 1 주일까지 닥쳤을 경우, PCT 출원을 권장한다.

또는, 출원 비용이 부족하거나 한꺼번에 목돈을 준비할 수 없을 경우, 일단 PCT 출원을 한 후, 국내 단계 진입까지 자금을 마련할 수 있다.

또한, 최장기간을 벌고자 할 경우에는 국제 예비 심사를 하여 두면 국내 단계에 진입하는데 더 많은 기간을 벌 수 있다. 따라서 자금이 부족한 개인이나 중소기업의 경우, 투자자가 없을 때 최소한 PCT 출원만 하여 두고 투자자를 물색한다. 이와 같은 경우는 종종 있으며, 또 시간과 비용이 없는 출원인들에게 권하는 방법이기도 하다.

(2) 써치 경과에 따라 국내단계 진입 여부를 결정한다

PCT 출원을 하면 국제조사보고서를 받아 볼 수 있어, 그에 따라 등록가능성 여부를 어느 정도 미리 사전에 탐색할 수 있다. 각국의 국내단계 진입후 거절사정되어 불필요한 비용이 낭비되는 결과를 막을 수 있다.

(3) 출원 진행중 기술을 매각할 시간적인 여유가 있다

출원인이 직접 사업화하기가 어려운 경우, 각국의 국내단계 진입까지 기술 매매를 꾀할 수 있는 시간적인 여유가 있다. 즉 PCT 출원한 사실을 이용하여 이 기술을 살 사람을 물색하거나 기술 매매를 알선하는 기관에 의뢰할 수 있다. 또는 각국의 국내 단계 출원 전 또는 후에 그 권리를 그 해당 국가에 매매할 수 있다. 만약 그 특허기술을 제품화하여 수출을 하고 있는 상태라면 그 권리를 그 해당국에 매각 또는 무상 양도하는 조건을 전제로 하여 각종 물품의 수출판매나 계약을 유리하게 이끌 수 있다.

2. PCT 의 단점

(1) 출원비용이 더 든다

PCT 출원 후, 국내 단계를 재차 밟아야 하기 때문에, 사실상 PCT 출원료만큼 비용이 더 소요된다. 개인이나, 중소업체에선 이것조차 큰 부담이라 할 수 있다.

(2) 각국에 등록 받기까지 장기간이 소요된다

한국에 최초 출원한 것을 우선권 주장하여 1년 내에 PCT 출원하고 또 우선권 주장일로부터 20개월 내에 국내단계를 밟으므로 사실상 개별국 출원 보다 8개월이나 늦게 절차가 진행된다. 만약 PCT 출원후 국제 예비심사청구까지 한다면, 각국에 국내단계 진입함에 있어 한국의 최초 출원일로부터 자그마치 30개월이나 연장되므로 각국에 개별출원하는 것 보다 18 개월이나 더 늦게 출원이 이루어진다. 따라서 최종 권리 등록 받기까지는 장기간이 소요된다. 상기 20개월, 30개월 내에 미리 국내단계를 밟을 수도 있으나 통상적으로 대부분은 마감일이 되어야 국내단계에 들어가기 때문에 출원이 늦다고 보는 것이다. 개인 또는 중소기업의 경우, 3년이 지나면 회사가 없어지거나 연락도 안 되는 경우가 허다하다. 유행성이 있는 제품이나 또는 기술이 그렇게 고도한 것이 아니라면 PCT 출원을 삼가는 것이 바람직하지 않나 생각된다. 그 사이에 다른 더 좋은 기술이 개발 될 것이 분명하니까

(3) 국제 조사보고서의 써치 결과가 나쁘면 거의 전 국가에서 거절사정된다

각국의 특허청에서는 국제조사보고서를 사실상 심사에 참고하게 되므로, 국제조사보고서의 리포트 결과가 나쁘면 대부분 거절사정되는 것을 많이 경험하게 된다. 만약 파리 조약에 의해 개별국에 국제출원을 하였더라면 특허 받을 수 있는 것도 PCT 출원 때문에 등록 받기 어려운 경우도 생긴다.

따라서 출원 국가 수가 적고 직접 수출을 하는 이해관계가 있는 해당 국가라면, 개별로 국제 출원을 하여 신속하게 권리를 확보하여, 그 해당 국가에서의 침해에 신속하게 대응할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 생각한다.

3. 개별국 출원의 장점

PCT와 비교할 때 상기한 PCT 출원의 단점과 반대되는 것이 개별국 출원의 장점이라 할 수 있다. 즉,

(1) 각국 특허청에 바로 특허 출원이 되기 때문에, PCT 출원시, 국제 단계의 PCT 출원 비용이 불필요하게 들지 않는다.

(2) 각국에 등록 받기까지 장기간 걸리지 않는다.

각 국가에서 심사 결과가 나오는데엔 차이가 있지만, 미국 같은 경우 1 년 - 2 년 내 특허를 받을 수 있다,

즉, PCT 출원 경우, 그 출원 절차상로 이유로 인해 소요되는 기간을 많이 단축할 수 있다.

(3) PCT 경우 국제조사보고서나 예비심사보고서에서 나쁜 결과가 나오면 그 내용을 각국의 특허청에서 알 수 있으므로 각국의 특허청에서 그 등록 가능성이 떨어진다. 그러나 개별 출원의 경우, 각국 특허청의 심사 결과에 따르므로 비록 한 국가에서 거절되더라도 다른 국가에서는 등록될 가능성이 있다.