[중국 지재권 공부하기] 상표권 침해소송…아이폰 패소, 페이스북 승소 // 법무법인(中國) 리팡&파트너스 상표 전문

[piaazhead]

[중국 지재권 공부하기] 상표권 침해소송…아이폰 패소, 페이스북 승소2016.05.25 ㅣ조회수 28

작성자

김석경

| 자료제공실

대륙

아시아

| 국가

중국

업종

서비스

| 품목

특허

태그

중국, 지식재산권, 상표권, 침해소송, 아이폰, 페이스북

주요내용

[중국 지재권 공부하기] 상표권 침해소송…아이폰 패소, 페이스북 승소

최근 중국에서 상반된 2개의 상표 분쟁 관련 판결이 나왔습니다. 하나는 미국 애플社의 아이폰(iPhone) 상표 분쟁 건 관련 패소 판결이고, 다른 하나는 미국 페이스북社의 상표 분쟁 건 관련 판결입니다.

애플社가 중국의 가죽 제품 업체 신퉁탠디(新通天地) 테크놀로지를 상대로 아이폰 상표권 침해 소송을 냈다가 신퉁탠디(新通天地) 테크놀로지사가 제18류 가방 등 상품에서 아이폰 상표등록을 취득한다는 판결이 나왔습니다.

그리고 페이스북社의 상표를 도용한 광둥성 중산(中山)시 주장(珠江)음료공장이 2014년 ‘face’와 ‘book’ 사이를 띄어 쓴 ‘face book’이란 이름으로 등록한 상표에 대해 최근 무효 판결이 나왔습니다.

그동안 중국에서는 다국적 기업의 상표가 중국 내에서 널리 알려져 있지 않으면 독점 상표권을 인정하지 않아 왔는데 이러한 경향에 따라 애플사의 아이폰 상표권 침해 소송에서는 원고 패소 판결이 나왔습니다. 그런데 페이스북 상표권 침해에 대한 판결에서는 이러한 이런 흐름과 배치되는 것입니다.

먼저 애플사의 상표권 침해 소송에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

애플사는 상표국 이의신청단계, 상표평심위원회 재심신청단계, 법원1심 단계에서 중국 ‘상표법’ 제13조 2항(저명상표로 인한 비유사한 상품에서의 보호), 제10조 제1항 제(8)(사회적도덕성 침해 또는 사회공공질서 방해)를 법률근거로 하여 피이의 상표 등록거절을 주장하였습니다.

그리고 2심단계에서는 상기 법률규정 외, ‘상표법’제41조 제1항규정(기타 기만 수단 또는 부정 수단으로 상표 등록)을 추가하여 피이의 상표 등록거절을 주장하였습니다.

그러나 2심법원은 피이의 상표출원이 중국의 정치, 경제, 문화, 종교, 민족 등 사회공공이익과 공공질서에 소극적이고 부정영향을 발생하지 아니하였으므로 ‘상표법’제10조제1항제(8) 규정을 위반하지 아니한다고 인정하였습니다.

또한 제6304198호 ‘iPhone’ 상표출원일은 2007년 9월 29일이며 애플회사가 제출한 인용상표 사용증거자료는 대부분 피이의 상표출원일 이후에 형성되었습니다. 그리고 애플회사의 상소장 내용에 의하면 2007년 6월 제품이 출시되었고 2009년 10월 중국 국내 시장에 정식으로 판매를 시작하였다고 표기되었습니다. 그러므로 애플회사가 제출한 증거자료는 인용상표가 피이의 상표출원일 전 이미 저명상표를 구성하였다는 사실을 증명할 수 없으므로 인용상표 등록이<상표법>제13조제2항의 규정을 위반하였음을 효과적으로 증명할 수 없었습니다.

그리고 애플회사가 행정단계 및 1심 소송단계에서 피이의상표가 '상표법'제41조제1항의 규정을 위반하였음을 주장하지 아니하였으므로 당해 주장은 1심 판결 및 행정결정 작성의 근거로 되지 아니하므로 2심법원은 평가를 진행하지 아니하였습니다.

즉, 본건중 핵심적인 내용은 애플회사는 아이폰 상표가 피이의상표 출원일 전, 중국 국내에서 이미 저명상표를 구성하였음을 증명할 수 없었기 때문에 비유사상품에 출원한 피이의상표등록을 제지할 수 없었다고 판단합니다.

그럼 페이스북사는 자사의 상표권 침해소송에서 어떻게 승소 판결(피의상표의 등록무효 판결)을 받게 되었을까요?

‘페이스 북(face book)’이란 상표를 사용해오던 식품회사는 오스트리아 유명 에너지 드링크 ‘레드불’과 포장이 비슷한 ‘아이스불’을 생산해 판매하는 등 유명 상표를 도용해서 제품을 제조 판매해오던 업체였습니다.

그리고 본 상표권 소송을 담당한 2심법원은 ‘상표법’제41조 제1항의 규정에 근거하여 피의상표 상표가 공고된 상품에서의 등록을 거절하였습니다.

중국 ‘상표법’제41조 제1항에 따르면, 이미 등록된 상표가 기만 수단 또는 기타 부정한 수단으로 등록받았을 시 상표국에서 당해 등록상표를 취소하거나 기타 법인 또는 자연인이 상표평심위원회에 당해 등록상표 취소를 청구할 수 있습니다. 당해 규정의 입법정신은 공서양속[公序良俗]원칙을 지키고 공평한 상표등록, 관리질서를 지키고 건전한 상표시장 환경을 조성하는 것입니다. 당해 규정의 함의에 근거할 경우, 당해 조항은 이미 등록된 상표의 취소절차에만 적용되며 상표 출원 심사 및 등록 비분 절차에 적용되지 아니합니다. 단, 상표출원 심사 및 등록절차중 기만 수단 또는 기타 부정수단으로 상표 출원을 진행한 행위에 대하여 제지하지 아니하고 상표가 등록받은 후, 별도로 취소절차를 작동하여 규제할 경우, 당해 부정출원행위의 즉시적인 제지에 불리합니다. 2심법원은 당해 입법정신이 상표출원 심사, 등록비준 및 취소절차의 시종 적용된다고 인정하였습니다.

본건중, 피이의신청인은 여러개의 분류에서 ‘facebook’을 출원함과 동시에 제29류에서 타인의 저명한 상표도 여러건 출원하였습니다. 피이의 신청인의 당해 시리즈상표의 출원행위는 타이의 저명도가 높은 상표를 복제, 표절하려는 고의성이 선명히 존재하며 정상적인 상표등록관리질서를 혼란시키고 공평경쟁의 시장질서에 손해를 발생하며 공서양속원칙을 위반하였습니다.

동시에 중국은 상표등록제도를 채취하고 있으며 선출원원칙에 따라 상표등록 심사를 진행하고 있습니다. 단 상표의 가장 기본적인 기능은 상품 출처에 대한 구분이며 상표등록은 반드시 사용 의도를 전제로 함으로서 상표 자체의 가치를 발휘할 수 있습니다. 만약 출원인이 상표를 제3자에게 양도 하는 등 금전적 이익을 목적으로 타인의 저명도가 비교적 높은 상표를 대량적으로 출원할 경우, 상표의 내적가치를 위반하며 상표의 정상적인 등록질서에 나쁜 영향을 미치게 됩니다. 그러므로 대량적으로 악의적인 선출원을 진행하고 상표 등록관리질서를 혼란시킨 행위는 제지되어야합니다.

즉, 본건중 2심법원은 피이의 신청인이 타인의 저명상표에 대해 대량적으로 악의적인 선출원을 진행한 사항등을 고려하여 피의상표출원도 기만 수단 또는 기타 부정한 수단으로 타이의 상표에 대하여 선출한 행위에 부합되므로 그 등록을 취소하였다고 판단합니다.

김춘국 변호사

법무법인(中國) 리팡&파트너스 상표 전문

chunguojin@lifanglaw.com