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가. 질문요지
○○市에서는 市상징마크와 마스코트를 用役開發하고 특허청에 상표등록을 한 후, 등록상표의 효율적 사용 및 관리를 위하여 다음과 같은 내용의 條例를 제정하고자 함.
○○市마스코트등등록상표사용 및 관리조례안의 주요골자
○ 등록상표의 현황 및 모형(안 제3조 및 별표)
- 등록상표현황 : 상징마크 및 마스코트(상품내용은 [오락 및 유희용구])
- 모형 : 별표에서 도해
○ 상표의사용
- 상표는 市가 독점사용권을 가지며, 일반에게 사용권을 위탁 또는 판매할 수 있음(안 제4조제1항).
- 상표를 전권 판매한 경우라도 시의 상징물로서 다음 각호에 한하여 공공목적을 위하여 사용할 수 있도록 하여야 함(안 제4조제2항).
ⅰ) 행정기관이 발행하는 각종 홍보물에의 삽입
ⅱ) 시의 이미지 향상을 위한 시 청사 및 가로시설물 등 도시시각물에의 사용
ⅲ) 각종 행사에서의 상징성 제고를 위한 활용
ⅳ) 기타 시의 비영리사업을 위한 사용
- 상표를 사용할 수 있는 상품은 등록된 상품류(오락 및 유희용구)의 범위안에서 생산하는 것에 한함(안 제4조제3항).
- 상표사용신청서식을 별지로 정하고, 품목의 선정, 사용방법·사용범위 등 상표사용과 관련된 구체적인 사항은 시장과 사용신청자가 계약으로 정함(안 제4조제4항).
○ 상표의 사용승인 : 등록상표의 사용신청을 받은 시장은 다음 각호의 사항을 검토한 후 15일이내에 사용여부를 결정·통지하여야 함(안 제5조).
- 사용자자격 : 상법상 법인
- 판매망,생산설비 등 사업수행능력
- 상표사용으로 인한 공익성 침해사항
- 기타 상법상 공공질서 저해가능성
○ 상표의 사용기간 : 시장과 사용자의 상호약정에 의함(안 제6조).
○ 상표의 사용제한 : 상표의 사용허가를 받은 자는 지정상품에 대하여서만 사용하여야 하며, 목적외 타용도로 사용하거나 상표의 품위를 손상시키는 때에는 사용승인사항을 취소할 수 있음(안 제7조).
○ 위반사항에 대한 조치 : 시장은 사용승인없이 상표를 무단으로 사용한 자에 대하여 상표법·독점규제및공정거래에관한법률 등 관계법규의 규정에 따라 제재조치 등을 취하여야 함(안 제8조).
○ 상표사용권 양도금지 : 상표의 사용허가를 받은 자는 시장의 허가없이 그 권리를 타인에게 양도할 수 없음(안 제9조).
○ 사용료의 징수
- 상표의 사용승인을 받은 자는 해당상품 판매액의 1퍼센트 내지 10퍼센트의 범위안에서 상호 약정한 금액을 납부하여야 함(안 제10조제1항).
- 시장은 공공목적상 필요하다고 인정하는 시 후원사업 또는 행사, 정부기관 등 공공기관과 비영리법인·사회단체에 의한 사용 등의 경우에는 사용료를 감면할 수 있음(안 제10조제2항).
- 상표사용요율은 사용자의 자체 디자인 개발여부, 계약당시 상표 인지도 및 지역경기, 기타 상표사용자의 대외신인도 등을 고려하여 결정함(안 제10조제3항).
- 상표사용자는 시장의 요구가 있는 경우에 예상되는 상표사용료의 50퍼센트의 범위안에서 선금을 납부하여야 하며, 사업개시전 승인취소, 시의 필요에 따른 계약의 해지, 기타 부득이한 경우를 제외하고는 선납금을 반환하지 아니함(안 제10조제4항).
○ 사용료의 사용 상표사용료는 재투자 여건조성과 인지도 향상을 위한 홍보에 우선 투자할 수 있으며, 불우이웃돕기·문화사업기금 등 상징적인 분야에 사용할 수 있음(안 제11조).
○ 준용규정 : 이 조례에 규정되지 아니한 사항은 상표법·독점규제및공정거래에관한법률을 준용함(안 제12조).
위 조례안의 내용에 대한 입법체계 내지 법리상 문제점은 무엇인지
나. 관계법령
◎ 상표법
제42조(상표권의 존속기간) ① 상표권의 존속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다.
② 상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간 갱신등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다.
제50조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제55조제3항의 규정에 의하여 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.
제52조(등록상표의 보호범위) ① 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.
② 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다.
제55조(전용사용권) ① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있다.
②, ④∼⑦ (생 략)
③ 제1항의 규정에 의한 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위를 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
제56조(상표권 및 전용사용권 등의 등록의 효력) ① 다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
1. 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸, 존속기간의 갱신, 지정상품의 추가 또는 처분의 제한
2. 전용사용권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
3. (생 략)
② (생 략)
제57조(통상사용권) ① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다.
③ 통상사용권은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.
④·⑤ (생 략)
제58조(통상사용권 등의 등록의 효력) ① 다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.
1. 통상사용권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
2. (생 략)
②·③ (생 략)
제65조(권리침해에 대한 금지청구권 등) : 내용생략
제66조(침해로 보는 행위) : 내용생략
제67조(손해액의 추정) : 내용생략
◎ 지방자치법
제127조(사용료) 지방자치단체는 공공시설의 이용 또는 재산의 사용에 대하여 사용료를 징수할 수 있다.
제130조(사용료의 징수조례 등) ① 사용료·수수료 또는 분담료의 징수에 관한 사항은 조례로 정한다.
②·③ (내용생략 : 부정한 방법으로 사용료 징수를 면한 자에 대한 과태료를 조례로 제정할 수 있음)
제131조(사용료 등의 부과·징수·이의신청) (내용생략 : 지방세징수의 예에 의하며, 지방세법의 규정을 준용한 이의신청 가능)
◎ 지방재정법
제12조(수입의 직접사용 금지) 지방자치단체의 장 또는 그 보조기관은 그 관할에 속하는 지방자치단체의 모든 수입을 지정된 수납기관에 납부하여야 하며, 이 법 또는 다른 법률에 달리 정하고 있는 경우를 제외하고는 직접 사용하여서는 아니된다.
제29조(예산총계주의의 원칙) ① 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고, 모든 지출을 세출로 한다.
② 세입과 세출은 모두 예산에 편입하여야 한다.
③ (생 략)
◎ 약관의규제에관한법률
제2조(정의) ① 이 법에서 "약관"이라 함은 그 명칭이나 형태 또는 범위를 불문하고 계약의 일방 당사자가 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 계약의 내용이 되는 것을 말한다.
②·③ (생 략)
제6조(일반원칙) ① 신의성실의 원칙에 반하여 공정을 잃은 약관조항은 무효이다.
② 약관에 다음 각호의 1에 해당하는 내용을 정하고 있는 경우에는 당해 약관조항은 공정을 잃은 것으로 추정된다.
1. 고객에 대하여 부당하게 불리한 조항
2. 고객이 계약의 거래형태 등 제반사정에 비추어 예상하기 어려운 조항
3. 계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 계약에 따르는 본질적 권리를 제한하는 조항
다. 검토사항
○ 상표권,전용사용권 및 통상사용권의 성격과 조례에서의 규정필요성 여부
○ 상표권의 효력범위 및 상표권의 효력이 미치지 아니하는 市마스코트 등의 활용방법
○ 상표사용관계의 설정방식 및 조례로 규정할 수 있는 사항의 범위
○ 상표사용료의 성격 및 조례에 부과·징수근거를 두는 문제
○ 사용료선납의무 및 반환 제한조항의 위법여부
○ 사용료 용도제한의 가능여부
라. 상담의견
○ 상표권의 효력에 관하여서는 상표법에 상세히 규정되어 있는 바, 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하되(제50조), 그 상표권의 존속기간은 10년으로 하며(제42조), 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표 및 지정상품에 의하여 정하여지고(제52조), 상표권자는 그 상표권에 대하여 타인에게 전용사용권을 설정하여 전용사용권자로 하여금 그 설정행위로 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 할 수 있으며(제55조), 통상사용권을 설정하여 그 설정행위에서 정한 범위안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용하게 할 수 있는 것(제57조) 등을 들 수 있음.
○ 위 조례안의 내용을 보면 먼저 제3조 및 별표에서 등록상표현황과 모형을 상세히 규정하여 등록된 상표범위는 市상징마크와 마스코트로 하고 지정상품은 오락 및 유희용구로 하며, 그 모형은 별표에서 도해하고 있는데, 이와 같은 사항은 특허청의 商標原簿에 등록되어 있고 商標公報에 의하여 공시되어 있기 때문에 조례에서 다시 규정하지 아니하더라도 이해관계인들이 모두 알 수 있다는 점에서 상세히 규정할 필요가 없고 [상표로 등록된 市상징마크와 마스코트]의 정도로 인용하여도 무방하다고 하겠으나 일반주민들에게 상표등록내용을 알린다는 의미가 있으므로 원안처럼 규정하는 것도 가능하다고 하겠음.
○ 조례안 제4조제1항에서 市가 상표의 독점사용권을 갖는다고 규정하였으나 이는 상표법의 내용상 당연하기 때문에 규정할 필요가 없으며 용어에 있어 상표권자가 [지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다]라는 상표법상의 표현과 상이하게 규정한 것도 바람직스럽지 못함(또한 전용사용권을 설정할 경우 그 범위내에서 상표권자의 독점사용권이 배제된다는 취지가 나타나 있지 아니함).
○ 동항에서 市가 상표사용권을 위탁 또는 판매할 수 있다고 한 것은 전용사용권 또는 통상사용권의 설정을 의미하는 것 같으나 그 용어가 부적절하고 마치 조례에서 새로운 권리관계를 창설한 것 같은 오해의 소지가 있으므로 삭제하는 것이 바람직스럽다고 봄.
○ 조례안 제4조제2항에서는 市가 상표등록된 상징마크와 마스코트를 시의 상징물로서 공공목적을 위하여 사용할 수 있음을 규정하고 있는데 첫째, 상표권자인 市 자신이 등록상표를 사용하는 것은 전용사용권을 설정하지 않는 한 얼마든지 가능하고 둘째, 상표권은 지정상품에만 그 효력이 미친다는 점에서 동항 각호에 규정된 용도(市 홍보물·청사·도시시각물에의 사용, 각종 행사나 비영리사업에서의 사용)에 사용하는 것은 상표권의 내용과 관계가 없고 따라서 동항은 규정할 필요가 없는 사항임.
○ 결국 제4조제2항의 내용은 상표등록과 관계없이 市상징마크 및 마스코트 그 자체로서의 활용에 관한 사항으로 볼 수 있고, 이는 이 조례에서 규정할 것이 아니라 [市상징마크 및 마스코트 지정 및 활용조례]를 별도로 제정하여 그 조례에서 규정하되, 市홍보물 등에 사용 [할 수 있다]는 방식으로 규정할 것이 아니라 市홍보물 등에 적극 사용하여야 한다는 방식으로 규정하여야 할 것임(입법경제적 측면에서 본다면 두가지 조례를 통합하여 [市상징마크 및 마스코트 지정 및 활용과 상표권 행사에 관한 조례]로 규정하는 방법이 바람직스럽다고 하겠음).
○ 조례안 제4조제3항의 내용은 지정상품에 대하여서만 상표권의 효력이 미친다는 상표법의 규정과 중복되는 것으로서 따로 규정할 필요가 없는 사항임.
○ 한편 상표법에서는 상표권에 대한 전용사용권의 설정은 등록하여야 효력이 발생하도록 하고 통상사용권은 당사자간의 약정에 의하여 설정하되, 등록을 대항요건으로 하고 있어(제56조제1항 및 제58조) 이와 같은 설정행위는 物權行爲(전용사용권의 설정은 형식주의에, 통상사용권의 설정은 의사주의에 입각하고 있음)에 해당한다고 할 수 있는 바, 조례안 제5조 내지 제9조에서 사용하고 있는 [사용승인], [사용허가], [사용승인사항의 취소] 등의 용어는 통상사용권 등의 설정에 대한 동의 내지 청약에 대한 승낙과 계약의 해지 등을 의미하는 것으로서 행정법상의 용어인 승인·허가 또는 승인취소라는 표현을 사용하는 것은 적절하지 못하며, 조례안 제4조제4항중 상표사용신청서식은 상표권자인 市가 통상사용권 등 설정의 청약요령을 제시한 것이고 제5조에서 상법상 법인으로서 사업수행능력을 갖춘 자 등으로 사용승인요건을 규정한 것은 통상사용권 등 설정의 청약에 대하여 상표권자인 市의 승낙요건을 스스로 제한하려는 취지로서 조례로 규정하여도 무방하다고 판단되나, 제4조제4항중 상표사용에 관한 사항을 계약으로 정하도록 한 것과 제6조에서 사용기간을 상호약정에 의하도록 한 것, 제7조중 지정상품에 대하여서만 상표를 사용하도록 한 것, 제8조에서 무단사용자에 대한 제재조치를 규정한 것, 제9조에서 상표사용권의 양도를 금지한 것 등은 상표법에 규정된 사항들에 대하여 표현방식을 달리한 것에 지나지 아니하므로 조례에서 규정하지 않는 것이 좋다고 봄(무단사용에 대한 제재조치로서 독점규제및공정거래에관한법률을 규정하고 있으나 동법은 상표권의 사용과 별 관계가 없음).
○ 상표사용에 따른 사용료를 규정한 조례안 제10조제1항 및 제3항의 내용은 상표권도 지방자치법 제127조에 규정된 [재산]에 해당하고, 재산의 사용에 대한 사용료는 동법 제130조제1항에서 조례로 정하도록 하였기 때문에 조례로 규정할 수 있는 사항이라고 하겠으나(이 경우 사용료징수면탈자에 대하여 과태료를 부과하고 사용료 부과·징수시 지방세징수의 예에 의하도록 한 동법 제130조제2항 및 제3항과 제131조의 규정이 상표법에 의하여 당사자간의 약정으로 정하여지는 상표사용료에도 적용되는지의 여부가 문제될 수 있겠으나, 지방자치단체의 재산에 해당하는 상표권의 경우에는 지방자치법의 위 조항들도 적용된다고 보아야 할 것임), 조례안 제10조제2항에서 공공목적을 위한 상표사용에 대한 사용료감면을 규정한 것은 위에서 본 바와 같이 상표등록과 관계없는 市상징마크 및 마스코트의 사용에 해당하는 것으로서 사용료를 징수할 대상이 아니기 때문에 적절하지 못한 내용이며, 조례안 제10조제4항에서 선금의 납부와 선금반환의 금지를 규정한 것은 상표권자인 市가 통상사용권자 등에게 일방적으로 불리한 내용을 강제하는 것으로서 조례에서 그와 같은 사항을 규정하는 것은 통상사용권 등의 설정시 반드시 계약의 내용에 포함시켜야 하기 때문에 사실상 약관의규제에관한법률에 의한 약관과 같은 기능을 가지며, 동법 제6조에서는 그와 같은 약관의 무효를 규정한 취지에 비추어 볼 때 지방자치단체가 그러한 내용을 조례에 규정하는 것은 바람직스럽지 못하다고 하겠음.
○ 끝으로 조례안 제11조에서 상표사용료의 용도에 관하여 규정한 것은 상표사용료도 세외수입으로서 지방자치단체의 모든 수입은 지정된 수납기관에 납부하도록 하고 직접 사용하는 것을 금지한 지방재정법 제12조의 취지에 위배되며, 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출을 세출로 하며 세입과 세출은 모두 예산에 편입하도록 한 동법 제29조의 취지에도 위배된다고 보아야 함.