특허를 출원하면 특허청은 출원 서류가 제대로 갖추어졌는지 심사한다. 서류 중 하나라도 빠진 게 있으면 보완해서 제출하라고 한다. 이러한 절차를 방식심사라고 한다. 특허출원 시 필요서류는 크게 출원서, 명세서, 도면, 요약서이다. 출원서는 출원인, 대리인 및 발명의 명칭 등 발명자 및 발명에 대한 정보를 담고 있다. 명세서는 발명의 자세한 설명 및 청구범위를 적은 서류다. 도면은 발명을 명확하게 하기 위하여 기술구성을 도식화하여 표현한 그림이다. 출원서 등 자료들은 키프리스(www.kipris.or.kr)에 들어가면 누구나 쉽게 검색할 수 있다. 방식심사에서 별문제가 없으면 특허는 정식으로 접수되어 출원번호를 부여받게 된다. 간혹 길거리를 지나다 보면 특허받은 맛집이라고 간판에 써 놓은 음식점들이 있다. 실제 특허를 받은 음식점도 있으나 대부분 서비스표를 적어 놓았다. 특허를 가진 음식점이라고 하면 마케팅에 유리하다고 생각하는 것 같다.
특허는 출원 후 1년 6개월이 지나면 공개된다. 출원공개는 공개공보에 게재함으로써 일반인에게 공개된다. 특허는 등록 시까지 심사관만 알고 있으면 될 것 같은데 왜 공개할까? 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 발명을 공개함으로써 제삼자에게 알려주는 기능이다. 이렇게 알려줌으로써 제삼자의 중복연구나 중복출원을 방지하는 기능을 한다. 이미 출원한 기술을 제삼자가 알지 못하여 중복적으로 기술개발을 하거나 출원한다면 얼마나 사회적으로 낭비인가?
둘째, 기술에 대한 마케팅 수단이 된다. 기술에 대한 정보를 제공함으로써 기술이용의 기회를 제공한다. 내가 이러한 기술을 출원하였고 등록될 경우 내게 독점적 권한이 있으므로 나에게 접촉해 달라는 일종의 마케팅 수단이 된다. 참고로 기술이전은 등록된 특허뿐만 아니라 출원 중인 특허도 가능하다.
그러면 특허는 출원일로부터 반드시 18개월이 지나야만 공개되는 것일까? 그렇지 않다. 공개가 가능하다. 조기공개신청을 하면 된다. 조기공개신청은 기술을 보호할 필요가 있을 때 가능하다. 가령 내가 출원한 발명과 유사하거나 동일한 발명을 타인이 출원하려고 하는 경우이거나, 내가 출원한 발명과 동일한 기술을 타인이 무단으로 사용하고 있는 경우라야 한다. 첫 번째의 경우는 특허 조기공개를 통해 빨리 공개함으로써 타인의 발명등록을 막을 수 있다. 두 번째는 내가 출원한 기술을 타인이 이용하고 있는 경우에 조기공개를 한 후 타인에게 무단 사용하지 말 것을 경고할 수 있다. 경고한 이후에도 타인이 무단으로 사용한다면 사용금지는 물론 경고한 날 이후부터 특허가 등록되는 날까지 손해배상을 청구할 수 있다. 단 특허가 조기 공개되었다고 해서 심사 절차도 빠르게 이루어지지는 않는다. 이 점에 유의하자.
특허는 형식적 요건을 갖추면 출원된다. 출원된 특허는 바로 심사를 개시하지 않는다. 그러면 어떻게 해야 심사를 개시할까? 심사청구를 해야 한다. 심사청구를 해야 심사하고 하지 않으면 출원된 상태로 현상 유지만 할 뿐이다. 왜 이러한 체계를 취할까? 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 모든 출원된 특허에 대해 심사를 하자면 심사관 1인당 심사해야 할 특허가 너무 많아 심사가 지연될 수 있다. 둘째, 모든 기술이 등록하기 위한 준비가 되어 있지 않다. 가령 적용 분야가 확정되지도 않은 원천기술은 일단 출원을 진행해 놓고 심사청구를 유보하여 권리의 확정에 대한 시간을 확보함으로써 기술에 대한 방어를 할 수 있다. 셋째, 출원과 동시에 심사를 청구할 경우 출원 비용의 증가, 보정 기회의 감소, 국내우선권 또는 분할출원 기회의 감소, 해외출원 기간 단축 등의 문제점이 발생할 수 있다.
특허는 출원 후 3년간 심사청구를 하지 않으면 출원 자체가 없던 일로 되버린다. 즉 특허출원이 취하된다. 3년 이내에 심사청구를 하면 본격적인 특허 심사에 들어가게 된다. 실체심사는 특허요건에 대한 심사이다. 특허요건은 크게 3가지다. 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이다. 즉 특허가 산업상 이용이 가능하고 신규성을 확보하고 있으며 진보성이 있으면 특허로서 자격을 인정받는다. 특허청 심사관은 이를 확인하기 위하여 발명의 내용을 정확히 파악하고 관련 기술이 이미 공개되어 있는지를 검토한다. 이를 선행기술조사라고 한다. 여기서 심사관이 가장 유심히 보는 사항이 선행기술조사다. 특허청 심사관은 특허를 심사할 때 같은 혹은 유사한 특허가 있는지 확인한다. 유사 특허를 찾았느냐가 특허 등록 여부에 지대한 영향을 미친다. 심사관은 심사 청구한 발명에 대해 특허명세서를 면밀히 검토한다. 유사한 특허가 없고 등록할 만한 발명으로서의 가치가 있다고 생각하면 등록결정을 한다.
특허로써 실체적 요건(신규성, 진보성, 산업상 이용가능성)을 하나라도 갖추고 있지 않다면 거절결정을 한다. 거절결정은 특허를 등록시킬 수 없다는 특허청의 공식적인 의견이다. 실제 실무에서 특허 거절 사유의 대부분은 진보성 없음이다. 진보성은 종래의 기술보다 무엇인가 나아진 게 있어야 한다는 의미로 인정받기가 쉽지 않다. 관련 학계에서도 특허의 진보성은 항상 가장 큰 이슈이다. 특허 거절결정 문서를 보면 대부분 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있으므로 특허를 받을 수 없다고 한다.
등록이 거절된 경우 어떻게 해야 할까? 발명을 포기해야 할까? 거절 사유를 보완하여 다시 출원 절차를 진행해야 할까? 특허에 대한 거절 결정에 이루어지기 전에 심사관은 거절 사유를 보완하라고 발명자에게 요구한다. 이를 의견제출통지서라고 한다. 발명자는 심사관의 의견제출통지서를 보고 발명의 명세서를 보완하여 다시 제출한다. 제출한 명세서가 심사관의 우려를 해소했다면 특허는 등록된다. 우려를 해소하지 못했다면 다시 의견제출통지서를 보내던지 거절결정을 하게 된다.