경희대 한의학과 석사과정의 유능한 한의학도인 A라는 사람이 있다고 치자.
또 A는 평소 우황청심환에 관해 관심이 많아 연구 끝에 액체로 된 우황청심원을 만드는데 성공했다고 가정하자. 그리고 이를 특허청에 특허등록하였다. 그런데, 이 사실을 뒤늦게 안 국내굴지의 우황청심환 제약업체인 조선무약과 광동제약에서는 A의 특허를 무시하고, 나름대로 솔표우황청심원액, 우황청심환현탁액이라는 이름으로 액체로 만들어 판매하기 시작하였다.
이에 A는 위 두 제약회사를 상대로 법원에 특허권금지가처분을 신청하였다. 결과는 어떠했을까? 여기에서 문제되는 것이 “특허출원의 신규성”이다.
“특허출원의 신규성”이란 “신규의 발명을 한 자만이 특허를 받을 수 있다”는 원칙으로 “공지 공용기술이 아닌 것, 즉 발명의 내용인 기술적 사상이 종래의 기술적 지식, 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것임”을 의미한다. 사회일반에 이미 공개된 기술에 관하여 특허를 부여하여 어느 한사람에게 특허권을 독점시키는 폐해를 방지하기 위하여서 신규성의 원칙은 매우 중요하다. 신규성은 우리나라 뿐아니라 “전 세계적으로 새로운 것”이어야 한다.
우리 특허법 제29조 제1항은 발명이 ① 특허출원전에 국내에서 공연히(널리) 알려진 것 ② 특허출원전에 국내에서 공연히(널리) 실시(사용)된 것 ③ 특허출원전에 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 것 ④ 특허출원전 국내외 인터넷에 공개된 것일 때에는 신규성이 없다고 규정하고 있다.
우황청심원 사건에서 조선무약과 광동제약은 “동의보감”이나 “대한약전” “약제학” 등 국내외 문헌에도 우황청심환을 따뜻한 물이나 술에 개어 먹을 수 있다는 내용이 있으므로 A의 발명은 새로운 것이 아니라고(즉 신규성이 없다고) 주장하였다. 그러나, 법원은 A가 발명한 우황청심원 액제의 신규성을 인정하였다.
재판부는 동의보감을 비롯한 각종 기존의 한방서 등에 우황청심원 성분과 환제의 제조방법 및 온수나 술 등에 개거나 타서 복용할 수 있다는 등의 복용방법, 약효성 등이 기재되어 있지만, 이것은 환약에 물을 가하는 방법이기 때문에, A의 액제생성 방법과는 다르다는 것이다.
또한, 재판부는 이 사건 특허발명은 우황청심원의 필수 성분인 우황, 사향 등 동물성 생약성분은 끓이면 일부 성분이 휘발되고 액제화나 보관과정에서 변질되기 쉬운 점 등으로 인하여 종래부터 우황청심원은 환이어야 하고 액제로 할 수 없다는 오랜 고정관념에서 탈피한 점에서 그 아이디어에 참신성이 있는 점을 높이 평가하여 신규성을 인정하여 주었다. 그러나, 정작 A의 특허권침해금지가처분은 기각당하였다. 그 이유는 조선무약과 광동제약이 우황청심원의 국내외 생산량의 70%를 차지하는 굴지의 수출업체이고 자산이 충분하므로, 굳이 특허권침해금지가처분으로 이들의 제품생산을 중지할 필요없이 추후 A가 이들 제약회사들에게 손해배상을 청구하여 금전으로 보상받을 수 있다는 것이었다. 어쨌든 특허의 신규성에 관하여 생각하여볼진대, 역시 새로운 원천기술은 서둘러 논문에서 발표하고, 특허출원을 해놓아야 추후 유사한 특허출원이나, 특허침해를 막을 수 있다는 생각이다. 최근 문제되는 황우석 교수도 아마 선출원이나 신규성의 문제 때문에 무리하게 서둘러 논문을 게재하는 바람에 지탄을 받는 것은 아닌지 참으로 답답한 심정이다.