특허 // 2017년 10월24일에 해오름이라는 (원두커피머신 렌탈 마케팅) 회사와 대리점 계약이 계기가 됐습니다. 현 특허등록된 기술을 2018년 1월경부터 개발을

[짱가]

문의드립니다.

지원분야	특허	작성자	문주용
작성일	2020.03.11 17:26	조회수	58

질문

노고가 많으십니다.
특허침해와 상표권리 관련 문의 드립니다.

작성자: 문주용
발명자: 문주용 이승신 / 권리이전: 문혜린
특허등록일: 2019년11월27일
특허등록번호: 제 10-2051479호  (커피머신의 스케일제거 장치 및 그 방법)
특허출원번호: 제 10-2019-0016893호

2017년 10월24일에 해오름이라는 (원두커피머신 렌탈 마케팅) 회사와 대리점 계약이 계기가 됐습니다.
현 특허등록된 기술을 2018년 1월경부터 개발을 시작하여 2018년 7월경에 거의 방향이 잡혀 처음엔 혼자 사용하려 했으나 이왕이면 여럿이 사용하면 좋겠다는 생각에 2018년 8월 30일 해오름 총판, 대리점 워크샵 때 본 개발 내용(스케일제거 사업)을 선보이게 되었고 이에 관심을 가진 사람은 총판 사장님 2명과 외부인 1명으로 스케일제거 사업을 함께 시작하기로 하였습니다.
스케일제거 방법은 거의 찾았으나 보완해야 할 것들이 계속 생겼고 이를 수정하고 만드느라 시간과 비용도 꽤 사용하게 되었지만 2019년1월경에는 거의 윤곽이 잡혔고 2019년 2월13일에 특허 출원을 하게 되었습니다.
그 동안 해오름에서는 온라인 마케팅 준비와 홈페이지 개발, 로고 기타 관련 준비를 하고 있는 것으로 알고 있었으며 2019년 4월에는 저도 스케일제거 사업을 위한 전담 직원을 1명 고용하게 되었고 이에 따른 비용이 월 400만원 정도 계속 지출하게 되는 상황이 되어 회사는 점점 자금사정이 어려워 지게 되었습니다. 해오름 측에도 “자금사정이 어려우니 빨리 스케일제거 사업을 시작 하지”고 수 차례 재촉도 하였으나 그때마다 홈페이지등 거의 준비가 끝나간다고 매번 거의 다 되간다는 말만 되풀이하고 있었습니다.
2019년 8월 저의 회사 자금상황은 더 나빠졌고 더 이상 참을 수가 없어서 해오름 측에 “더 이상 같이 할 수 없겠다고 통보”하니 그때서야 “이제 홈페이지 작업은 맡길 것이고 11월 정도면 완성된다”고 하더군요. 저는 한달 한달 힘들게 버티고 있었는데 여태 저를 속이고 있었던 것입니다.
결국은 2019년 8월20일 자로 결별을 통보하였는데 한다는 말이 “2년 정도 후에 해오름에서 유사하게 만들어 영업을 하면 안되겠냐” 그리고 “닥터스케일이라는 상호도 사용하고 싶다”고 하더군요. 당연히 꿈도 꾸지 말라고 하였습니다. 그 동안 개발 과정에 엄청난 시간 투자와 약 2000만원 정도의 비용이 소요 되었는데 너무 어처구니가 없었습니다. 해오름 측에는 “리앙빈”이라는 브랜드가 있었고 그래서 스케일제거 사업의 명칭도 LADS라고 만들어 논 상태였습니다.

저는 해오름과 결별 후 부터 홈페이지도 만들고 유튜브 영상도 만들어 올리고 정보공개서도 승인을 받는등 앞으로 사용 할 상호 겸 상표를 "닥터스케일"이라 칭하여 모든 준비를 하고 있었습니다. 이렇게 정리가 되나 보다 했는데 2020년3월6일경 둘째 딸과 차로 이동을 하던 중 우연히 딸이 "닥턱스케일"을 검색했는데 그 동안은 검색에 노출되지도 않았던 해오름에서 만든 홈페이지가 검색 창 상단에 노출 된 것을 보게 되었습니다.
홈페이지에 들어가 보니 제 특허기술 장비와 외형상으론 달라 보이지만 제가 보기에 거의 동일한 방법으로 작동하도록 만들어 진 것으로 판단 되었습니다. 그리고 특허도 출원하였고 제가 직접 개발을 의뢰해서 만든 “회전노즐”로 실용신안도 출원한 것 같습니다.

질문
1. 특허침해 문제 (장비의 형태를 봐선 제 특허등록 기술과 거의 같아 보인다)
2. “닥터스케일”이라는 명칭 (그 동안 제가 계속 사용하고 있었고 사업자등록증, 홈페이지, 유튜브등의 광고에도 사용 중)
3. 해오름: 실용신안 출원. (아마도 그것도 제가 개발한 "회전노즐"로 추정)
4. 해오름: (닥터스케일 / Dr.Scale) 상표출원 2건

현재 저는 3월말 4월초 회사 이전을 준비중이며 제조가 가능한 2종 근린시설 계약 완료.
특허권리를 딸에게 이전, 회사 상호를 “닥터스케일㈜”로 사용 계획 중.

이런 상황을 어떻게 해야 할지 답답해 문의 드립니다.

•  증명관련.zip

답변

	2020.03.17 10:25
	이름 : 송재호 | 소속기관명 : 송재호법률특허사무소 | 직위 : 대표 변호사, 대표 변리사

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질문 1.에 대한 답변

특허권 침해와 관련하여서는, 특허법은 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자ㆍ전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명ㆍ등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

즉, 특허등록을 받은 경우라 하더라도, 타인의 특허발명을 이용한 경우에는, 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없습니다.

상대방 회사가 특허출원을 한 경우라면, 신청기업의 특허발명을 그대로 출원하지는 않았을 것으로 추정되며, 신청기업의 특허발명에 구성요소를 부가하여 출원하였다면, 이는 이용발명으로서, 향후 특허등록을 받는 경우에는 신청기업의 허락 없이는 업으로서 실시할 수 없다고 볼 수 있습니다.

그러나, 상기 이용발명이 아닌 일종의 회피설계를 통한 특허출원이라면, 신규성 내지 진보성이라는 특허요건 흠결을 이유로 하여, 특허청에 의견을 제출할 수 있을 것입니다(특허등록 후에는 특허등록무효심판).

질문 2. 및 4.에 대한 답변

닥터스케일과 관련하여서는, 두 가지가 문제될 수 있습니다.

첫째는, 선사용권입니다.

상표법은 선사용권과 관련하여, 다음과 같이 규정하고 있습니다.

99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

만약, 신청기업이 선사용권을 주장하는 경우라면, 상기 상표법 99조 각호의 요건을 모두 입증할 수 있어야 하며, 특히 동조 제2호의 요건(주지성)이 문제된다고 볼 수 있습니다. 동조 제2호의 주지성과 관련하여서는, 상표 등록요건의 주지성보다는 완화해서 해석하는 것이 주류적인 입장으로 보이므로, 거래계에서 상당수의 고객들에게 알려진 경우라면 주지성을 인정받을 가능성이 있습니다.

둘째는 모인(冒認)출원입니다.

상표법은, 이와 관련하여, 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표) ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
20. 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표

신청인은, 상대방의 상표출원이 상기 조항에 위반됨을 이유로, 특허청에 이의신청을 할 수 있을 것입니다(상표등록시에는 등록무효심판).

질문 3.에 대한 답변

질문 3. 역시 모인출원이 문제되는 경우로서, 상대방회사가 고안을 한 사람 또는 그 승계인이 아니라는 이유로, 실용신안 등록을 해주어서는 안된다는 의견을 특허청에 제출할 수도 있고, 만약 실용신안등록 시에는 무효심판을 청구할 수도 있을 것입니다.

참고로, 한국지식재산보호원에서는 사회적 약자에 대한 지식재산권 보호지원 업무를 하고 있으므로, 요건이 충족된다면 동 기관의 지원을 받으실 수도 있습니다(02-2183-5800).


저는 대전·충남지방중소벤처기업청 비즈니스지원단 송재호 입니다. 

추가로 궁금하신 사항은 대전·충남지방중소벤처기업청 042-865-6181~3 으로 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.